第一章 總則
1. 引言
根據專利法第四十一條的規定,復審和無效審理部對復審請求進行受理和審查,并作出決定。復審請求案件包括對初步審查和實質審查程序中駁回專利申請的決定不服而請求復審的案件。
根據專利法第四十五條和第四十六條第一款的規定,復審和無效審理部對專利權無效宣告請求進行受理和審查,并作出決定。
當事人對決定不服,依法向人民法院起訴的,復審和無效審理部可出庭應訴。
復審和無效審理部由專利局指定的技術專家和法律專家組成,設復審員和兼職復審員。
2. 審查原則
復審請求審查程序(簡稱復審程序)和無效宣告請求審查程序(簡稱無效宣告程序)中普遍適用的原則包括:合法原則、公正執法原則、請求原則、依職權審查原則、聽證原則和公開原則。
2.1 合法原則
復審和無效審理部應當依法行政,復審請求案件(簡稱復審案件)和無效宣告請求案件(簡稱無效宣告案件)的審查程序和審查決定應當符合法律、法規、規章等有關規定。
2.2 公正執法原則
復審和無效審理部以客觀、公正、準確、及時為原則,堅持以事實為根據,以法律為準繩,獨立地履行審查職責,不徇私情,全面、客觀、科學地分析判斷,作出公正的決定。
2.3 請求原則
復審程序和無效宣告程序均應當基于當事人的請求啟動。請求人在復審和無效審理部作出復審請求或者無效宣告
請求審查決定前撤回其請求的,其啟動的審查程序終止;但對于無效宣告請求,復審和無效審理部認為根據已進行的審查工作能夠作出宣告專利權無效或者部分無效的決定的除外。
請求人在審查決定的結論已宣布或者書面決定已經發出之后撤回請求的,不影響審查決定的有效性。
2.4 依職權審查原則
復審和無效審理部可以對所審查的案件依職權進行審查,而不受當事人請求的范圍和提出的理由、證據的限制。
2.5 聽證原則
在作出審查決定之前,應當給予審查決定對其不利的當事人針對審查決定所依據的理由、證據和認定的事實陳述意見的機會,即審查決定對其不利的當事人已經通過通知書、轉送文件或者口頭審理被告知過審查決定所依據的理由、證據和認定的事實,并且具有陳述意見的機會。
在作出審查決定之前,在已經根據人民法院或者地方知識產權管理部門作出的生效的判決或者調解決定變更專利申請人或者專利權人的情況下,應當給予變更后的當事人陳述意見的機會。
2.6 公開原則
除了根據國家法律、法規等規定需要保密的案件(包括專利申請人不服初審駁回提出復審請求的案件)以外,其他各種案件的口頭審理應當公開舉行,審查決定應當公開。
3. 合議審查
合議審查的案件,應當由三或五人組成的合議組負責審查,其中包括組長一人、主審員一人、參審員一或三人。
3.1 合議組的組成
復審和無效審理部根據專業分工、案源情況以及參加同一專利申請或者專利案件在先程序審查人員的情況,按照規定的程序確定、變更復審和無效宣告案件的合議組成員。
復審和無效審理部各申訴處負責人具有合議組組長資格;其他人員經復審和無效審理部部門負責人(簡稱部門負責人)批準后獲得合議組組長資格。
復審員、兼職復審員可以擔任主審員或者參審員。從審查部依個案聘請的審查員可以擔任參審員。
復審和無效審理部作出維持專利權有效或者宣告專利權部分無效的審查決定以后,同一請求人針對該審查決定涉及的專利權以不同理由或者證據提出新的無效宣告請求的,作出原審查決定的主審員不再參加該無效宣告案件的審查工作。
對于審查決定被人民法院的判決撤銷后重新審查的案件,一般應當重新成立合議組。
3.2 關于組成五人合議組的規定
對下列案件,應當組成五人合議組:
(1)在國內或者國外有重大影響的案件;
(2)涉及重要疑難法律問題的案件;
(3)涉及重大經濟利益的案件。
需要組成五人合議組的,由部門負責人決定,或者由有關處室負責人或者合議組成員提出后按照規定的程序報部門負責人審批。
由五人組成合議組審查的案件,在組成五人合議組之前沒有進行過口頭審理的,應當進行口頭審理。
3.3 合議組成員的職責分工
組長負責主持復審或者無效宣告程序的全面審查,主持合議會議及其表決,確定合議組的審查決定是否需要報部門負責人審批。
主審員負責案件的全面審查和案卷的保管,起草審查通知書和審查決定,負責合議組與當事人之間的事務性聯系;在無效宣告請求審查結論為宣告專利權部分無效時,準備需要出版的公告文本。
參審員參與審查并協助組長和主審員工作。
3.4 合議組審查意見的形成
合議組依照少數服從多數的原則對復審或者無效宣告案件的審查所涉及的證據是否采信、事實是否認定以及理由是否成立等進行表決,作出審查決定。
4. 獨任審查
對于簡單的案件,可以由一人獨任審查。
本部分中合議審查的相關規定適用于獨任審查。
5. 回避制度與從業禁止
復審或者無效宣告案件合議組成員有專利法實施細則第四十二條規定情形之一的,應當自行回避;合議組成員應當自行回避而沒有回避的,當事人有權請求其回避。
當事人請求回避的,應當以書面方式提出,并且說明理由,必要時附具有關證據。復審和無效審理部對當事人提出的請求,應當以書面方式作出決定,并通知當事人。
復審和無效審理部工作人員及其近親屬應當嚴格遵守有關從業禁止的相關規定。
6. 審查決定
6.1 審查決定的審批
合議組應當對審查決定的事實認定、法律適用、結論以及決定文件的形式和文字負全面責任。
合議組作出的審查決定,屬下列情形的,須經部門負責人審核批準:
(1)組成五人合議組審查的案件;
(2)合議組的表決意見不一致的案件;
(3)審查決定被法院的判決撤銷后,重新作出決定的案件。
負責審批合議組決定的部門負責人不同意合議組作出的審查決定時,可以提出意見并指示合議組重新合議;合議組重新合議后,與部門負責人的意見仍不一致的,部門負責人認為有必要在較大范圍內進行研究的,應當召開部門會議進行討論,合議組和負責審批的部門負責人應當按照與會人員二分之一以上的多數意見處理。
案件的審批者對審查決定的法律適用及結論負審批責任。
6.2 審查決定的構成
審查決定包括下列部分。
(1)審查決定的著錄項目
復審請求審查決定的著錄項目應當包括決定號、決定日、發明創造名稱、國際專利分類號(或者國際外觀設計分類號)、復審請求人、申請號、申請日、發明專利申請的公開日和合議組成員。
無效宣告請求審查決定的著錄項目應當包括決定號、決定日、發明創造名稱、國際專利分類號(或者國際外觀設計分類號)、無效宣告請求人、專利權人、專利號、申請日、授權公告日和合議組成員。
(2)法律依據
審查決定的法律依據是指審查決定的理由所涉及的法律、法規條款。
(3)決定要點
決定要點是決定正文中理由部分的實質性概括和核心論述。它是針對該案爭論點或者難點所采用的判斷性標準。決定要點應當對所適用的專利法、專利法實施細則有關條款作進一步解釋,并盡可能地根據該案的特定情況得出具有指導意義的結論。
決定要點在形式上應當滿足下列要求:
(i)以簡明、扼要的文字表述。
(ii)表述應當合乎邏輯、準確、嚴密和有根據,并與決定結論相適應。
(iii)既不是簡單地引用根據專利法或者專利法實施細則有關條款所得出的結論,也不是具體案由及結論的簡述;可以從決定正文中摘出符合上述要求的關鍵語句。
(4)案由
案由部分可以按照時間順序敘述復審或者無效宣告請求的提出、范圍、理由、證據、受理,文件的提交、轉送,審查過程以及主要爭議等情況;也可以用歸納的方式簡要記載作出審查決定所需的重要事項。這部分內容應當客觀、真實,與案件中的相應記載相一致,能夠正確地、概括性地反映案件的審查過程和爭議的主要問題。
案由部分應當用簡明、扼要的語言,對當事人陳述的意見進行歸納和概括,清楚、準確地反映當事人的觀點,并且應當寫明決定的結論對其不利的當事人的全部理由和證據。
在針對發明或者實用新型專利申請或者專利的復審或者無效宣告請求的審查決定中,應當寫明審查決定所涉及的權利要求的內容。
對于撤銷駁回決定的復審決定可以簡化或者省略案由部分。
(5)決定的理由
決定的理由部分應當闡明審查決定所依據的法律、法規條款的規定,得出審查結論所依據的事實,并且具體說明所述條款對該案件的適用。這部分內容的論述應當詳細到足以根據所述規定和事實得出審查結論的程度。對于決定的結論對其不利的當事人的全部理由、證據和主要觀點應當進行具體分析,闡明其理由不成立、觀點不被采納的原因。
對于涉及外觀設計的審查決定,應當根據需要使用文字對所涉及外觀設計的主要內容進行客觀的描述,必要時輔以圖片或者照片。
(6)結論
結論部分應當給出具體的審查結論,并且應當對后續程序的啟動、時限和受理單位等給出明確、具體的指示。
(7)附圖
對于涉及外觀設計的審查決定,應當根據需要使用外觀設計的圖片或者照片作為審查決定的附圖。
6.3 審查決定的公開
復審和無效宣告請求審查決定的正文,除所針對的專利申請未公開的情況以外,應當全部公開。
7. 更正及駁回請求
7.1 受理的更正
復審或者無效宣告請求屬于應當受理而不予受理的,或者已經受理而屬于不予受理的,經部門負責人批準后進行更正,并且通知當事人。
7.2 通知書的更正
對于發出的各種通知書中存在的錯誤,發現后需要更正的,經部門負責人批準后進行更正,并且通知當事人。
7.3 審查決定的更正
對于復審或者無效宣告請求審查決定中的明顯文字錯誤,發現后需要更正的,經部門負責人批準后進行更正,并以通知書隨附替換頁的形式通知當事人。
7.4 視為撤回的更正
對于已經按照視為撤回處理的復審請求或者無效宣告請求,一旦發現不應被視為撤回的,經部門負責人批準后進行更正,復審或者無效宣告程序繼續進行,并且通知當事人。
7.5 其他處理決定的更正
復審和無效審理部作出的其他處理決定需要更正的,經部門負責人批準后進行更正。
7.6 駁回請求
對于已經受理的復審或者無效宣告案件,經審查認定不符合受理條件的,經部門負責人批準后,作出駁回復審請求或者駁回無效宣告請求的決定。
8. 關于審查決定被法院生效判決撤銷后的審查程序
(1)復審請求或者無效宣告請求審查決定被人民法院的生效判決撤銷后,應當重新作出審查決定。
(2)因主要證據不足或者法律適用錯誤導致審查決定被撤銷的,不得以相同的理由和證據作出與原決定相同的決定。
(3)因違反法定程序導致審查決定被撤銷的,根據人民法院的判決,在糾正程序錯誤的基礎上,重新作出審查決定。
第二章 復審請求的審查
1. 引言
根據專利法第四十一條和專利法實施細則第六十五條至第六十八條的規定制定本章。
復審程序是因申請人對駁回決定不服而啟動的救濟程序,同時也是專利審批程序的延續。因此,一方面,合議組一般僅針對駁回決定所依據的理由和證據進行審查,不承擔對專利申請全面審查的義務;另一方面,為了提高專利授權的質量,避免不合理地延長審批程序,合議組可以依職權對駁回決定未提及的明顯實質性缺陷進行審查。
2. 復審請求的形式審查
復審和無效審理部收到復審請求書后,應當進行形式審查。
2.1 復審請求客體
對駁回決定不服的,專利申請人可以向復審和無效審理部提出復審請求。復審請求不是針對駁回決定的,不予受理。
2.2 復審請求人資格
被駁回申請的申請人可以向復審和無效審理部提出復審請求。復審請求人不是被駁回申請的申請人的,其復審請求不予受理。
被駁回申請的申請人屬于共同申請人的,如果復審請求人不是全部申請人,復審和無效審理部應當通知復審請求人在指定期限內補正;期滿未補正的,其復審請求視為未提出。
2.3 期限
(1)在收到駁回決定之日起三個月內,專利申請人可以向復審和無效審理部提出復審請求;提出復審請求的期限不符合上述規定的,復審請求不予受理。
(2)提出復審請求的期限不符合上述規定、但在復審和無效審理部作出不予受理的決定后復審請求人提出恢復權利請求的,如果該恢復權利請求符合專利法實施細則第六條和第一百一十六條第一款有關恢復權利的規定,則允許恢復,且復審請求應當予以受理;不符合該有關規定的,不予恢復。
(3)提出復審請求的期限不符合上述規定、但在復審和無效審理部作出不予受理的決定前復審請求人提出恢復權利請求的,可對上述兩請求合并處理;該恢復權利請求符合專利法實施細則第六條和第一百一十六條第一款有關恢復權利的規定的,復審請求應當予以受理;不符合該有關規定的,復審請求不予受理。
2.4 文件形式
(1)復審請求人應當提交復審請求書,說明理由,必要時還應當附具有關證據。
(2)復審請求書應當符合規定的格式,不符合規定格式的,復審和無效審理部應當通知復審請求人在指定期限內補正;期滿未補正或者在指定期限內補正但經兩次補正后仍存在同樣缺陷的,復審請求視為未提出。
2.5 費用
(1)復審請求人在收到駁回決定之日起三個月內提出了復審請求,但在此期限內未繳納或者未繳足復審費的,其復審請求視為未提出。
(2)在復審和無效審理部作出視為未提出決定后復審請求人提出恢復權利請求的,如果恢復權利請求符合專利法實施細則第六條和第一百一十六條第一款有關恢復權利的規定,則允許恢復,且復審請求應當予以受理;不符合上述規定的,不予恢復。
(3)在收到駁回決定之日起三個月后才繳足復審費、且在作出視為未提出決定前提出恢復權利請求的,可對上述兩請求合并處理;該恢復權利請求符合專利法實施細則第六條和第一百一十六條第一款有關恢復權利的規定的,復審請求應當予以受理;不符合該有關規定的,復審請求視為未提出。
2.6 委托手續
(1)復審請求人委托專利代理機構請求復審或者解除、辭去委托的,應當參照本指南第一部分第一章第6.1節的規定在專利局辦理手續。但是,復審請求人在復審程序中委托專利代理機構,且委托書中寫明其委托權限僅限于辦理復審程序有關事務的,其委托手續或者解除、辭去委托的手續應當參照上述規定在復審和無效審理部辦理,無需辦理著錄項目變更手續。
復審請求人在復審和無效審理部辦理委托手續,但提交的委托書中未寫明委托權限僅限于辦理復審程序有關事務的,應當在指定期限內補正;期滿未補正的,視為未委托。
(2)復審請求人與多個專利代理機構同時存在委托關系的,應當以書面方式指定其中一個專利代理機構作為收件人;未指定的,復審和無效審理部將在復審程序中最先委托的專利代理機構視為收件人;最先委托的專利代理機構有多個的,將署名在先的視為收件人;署名無先后(同日分別委托)的,應當通知復審請求人在指定期限內指定;未在指定期限內指定的,視為未委托。
(3)對于根據專利法第十八條第一款規定應當委托專利代理機構的復審請求人,未按規定委托的,其復審請求不予受理。
2.7 形式審查通知書
(1)復審請求經形式審查不符合專利法及其實施細則和本指南有關規定需要補正的,復審和無效審理部應當發出補正通知書,要求復審請求人在收到通知書之日起十五日內補正。
(2)復審請求視為未提出或者不予受理的,復審和無效審理部應當發出復審請求視為未提出通知書或者復審請求不予受理通知書,通知復審請求人。
(3)復審請求經形式審查符合專利法及其實施細則和本指南有關規定的,復審和無效審理部應當發出復審請求受理通知書,通知復審請求人。
3. 前置審查
3.1 前置審查的程序
復審請求書(包括附具的證明文件和修改后的申請文件)經形式審查合格后轉交給審查部門進行前置審查,并由審查部門提出前置審查意見。
3.2 前置審查意見的類型
前置審查意見分為下列三種類型:
(1)復審請求成立,同意撤銷駁回決定。
(2)復審請求人提交的申請文件修改文本克服了申請中存在的缺陷,同意在修改文本的基礎上撤銷駁回決定。
(3)復審請求人陳述的意見和提交的申請文件修改文本不足以使駁回決定被撤銷,因而堅持駁回決定。
3.3 前置審查意見
(1)審查部門應當說明其前置審查意見屬于上述何種類型。堅持駁回決定的,應當對所堅持的各駁回理由及其涉及的各缺陷詳細說明意見;所述意見和駁回決定相同的,可以簡要說明,不必重復。
(2)復審請求人提交修改文本的,審查部門應當按照本章第4.2節的規定進行審查。經審查,審查部門認為修改符合本章第4.2節規定的,應當以修改文本為基礎進行前置審查。審查部門認為修改不符合本章第4.2節規定的,應當堅持駁回決定,并且在詳細說明修改不符合規定的意見的同時,說明駁回決定所針對的申請文件中未克服的各駁回理由所涉及的缺陷。
(3)復審請求人提交新證據或者陳述新理由的,審查部門應當對該證據或者理由進行審查。
(4)審查部門在前置審查意見中不得補充駁回理由和證據,但下列情形除外:
(i)對駁回決定和前置審查意見中主張的公知常識補充相應的技術詞典、技術手冊、教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據;
(ii)認為申請存在駁回決定未指出,但足以用已告知過申請人的事實、理由和證據予以駁回的缺陷的,應當在前置審查意見中指出該缺陷;
(iii)認為駁回決定指出的缺陷仍然存在的,如果發現申請還存在本章第4.1節第(1)(3)(4)種情形所述的缺陷,可以一并指出。
例如,審查部門在審查意見通知書中曾指出原權利要求1不符合專利法第二十二條第三款的規定,但最終以修改不符合專利法第三十三條的規定為由作出駁回決定。在復審請求人將申請文件修改為原申請文件的情況下,如果審查部門認為上述不符合專利法第二十二條第三款規定的缺陷依然存在,則屬于第(ii)種情形,此時應當在前置審查意見中指出該缺陷。
(5)前置審查意見屬于本章第3.2節規定的第(1)種或者第(2)種類型的,復審和無效審理部不再進行合議審查,應當根據前置審查意見作出復審決定,通知復審請求人,并且由審查部門繼續進行審批程序。審查部門不得未經復審和無效審理部作出復審決定而直接進行審批程序。
4. 復審請求的合議審查
4.1 理由和證據的審查
在復審程序中,合議組一般僅針對駁回決定所依據的理由和證據進行審查。
除駁回決定所依據的理由和證據外,合議組發現申請中存在下列缺陷的,可以對與之相關的理由及其證據進行審查:
(1)不符合專利法實施細則第十一條的規定。
(2)足以用在駁回決定作出前已告知過申請人的其他理由及其證據予以駁回的缺陷。
(3)與駁回決定所指出缺陷性質相同的缺陷。
例如,駁回決定指出權利要求1因存在含義不確定的用語導致保護范圍不清楚。當其他權利要求同樣因存在此類用語而導致保護范圍不清楚時,合議組在復審程序中一并指出上述缺陷。
又如,駁回決定指出權利要求1相對于對比文件1和公知常識不具備創造性。當從屬權利要求2-6進一步限定的附加技術特征也屬于公知常識,且權利要求1-6均不具備創造性時,合議組一并指出權利要求1-6相對于對比文件1和公知常識不符合專利法第二十二條第三款的規定。
(4)駁回決定未指出的其他明顯實質性缺陷。
例如,駁回決定指出權利要求1不具備創造性。當該權利要求請求保護的明顯是永動機時,合議組指出該權利要求不符合專利法第二十二條第四款的規定。
又如,駁回決定指出權利要求1對技術方案的某處限定導致其工作原理不清楚,不符合專利法第二十六條第四款的規定。當上述問題的根源在于說明書缺乏解決技術問題的技術手段時,合議組指出本申請不符合專利法第二十六條第三款的規定。
再如,駁回決定指出權利要求1不具備創造性。當權利要求1保護范圍不清楚影響到創造性審查對區別特征的準確認定時,合議組指出權利要求1不符合專利法第二十六條第四款的規定。
除上述情形(1)至(4)外,對于與駁回決定指出缺陷相關的證據,合議組可以適度調整其使用方式,例如,在駁回決定依據的證據基礎上變更最接近的現有技術或缺省其中的某份證據。
在合議審查中,合議組可以引入所屬技術領域的公知常識,或者補入相應的技術辭典、技術手冊、教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據。
4.2 修改文本的審查
在提出復審請求、答復復審通知書(包括復審請求口頭審理通知書)或者參加口頭審理時,復審請求人可以對申請文件進行修改。但是,所作修改應當符合專利法第三十三條和專利法實施細則第六十六條的規定。
根據專利法實施細則第六十六條的規定,復審請求人對申請文件的修改應當僅限于消除駁回決定或者合議組指出的缺陷。下列情形通常不符合上述規定:
(1)修改后的權利要求相對于駁回決定針對的權利要求擴大了保護范圍。
(2)將與駁回決定針對的權利要求所限定的技術方案缺乏單一性的技術方案作為修改后的權利要求。
(3)改變權利要求的類型或者增加權利要求。
(4)針對駁回決定指出的缺陷未涉及的權利要求或者說明書進行修改。但修改明顯文字錯誤,或者修改與駁回決定所指出缺陷性質相同的缺陷的情形除外。
在復審程序中,復審請求人提交的申請文件不符合專利法實施細則第六十六條規定的,合議組一般不予接受,并應當在復審通知書中說明該修改文本不能被接受的理由,同時對之前可接受的文本進行審查。如果修改文本中的部分內容符合專利法實施細則第六十六條的規定,合議組可以對該部分內容提出審查意見,并告知復審請求人應當對該文本中不符合專利法實施細則第六十六條規定的部分進行修改,并提交符合規定的文本,否則合議組將以之前可接受的文本為基礎進行審查。
4.3 審查方式
針對一項復審請求,合議組可以采取書面審理、口頭審理或者書面審理與口頭審理相結合的方式進行審查。
根據專利法實施細則第六十七條第一款的規定,有下列情形之一的,合議組應當發出復審通知書(包括復審請求口頭審理通知書)或者進行口頭審理:
(1)復審決定將駁回復審請求。
(2)需要復審請求人依照專利法及其實施細則和審查指南有關規定修改申請文件,才有可能撤銷駁回決定。
(3)需要復審請求人進一步提供證據或者對有關問題予以說明。
(4)需要引入駁回決定未提出的理由或者證據。
針對合議組發出的復審通知書,復審請求人應當在收到該通知書之日起一個月內針對通知書指出的缺陷進行書面答復;期滿未進行書面答復的,其復審請求視為撤回。復審請求人提交無具體答復內容的意見陳述書的,視為對復審通知書中的審查意見無反對意見。
針對合議組發出的復審請求口頭審理通知書,復審請求人應當參加口頭審理或者在收到該通知書之日起一個月內針對通知書指出的缺陷進行書面答復;如果該通知書已指出申請不符合專利法及其實施細則和審查指南有關規定的事實、理由和證據,復審請求人未參加口頭審理且期滿未進行書面答復的,其復審請求視為撤回。
5. 復審請求審查決定的類型
復審請求審查決定(簡稱復審決定)分為下列三種類型:
(1)復審請求不成立,駁回復審請求。
(2)復審請求成立,撤銷駁回決定。
(3)專利申請文件經復審請求人修改,克服了駁回決定所指出的缺陷,在修改文本的基礎上撤銷駁回決定。
上述第(2)種類型包括下列情形:
(i)駁回決定適用法律錯誤的;
(ii)駁回理由缺少必要的證據支持的;
(iii)審查違反法定程序的,例如,駁回決定以申請人放棄的申請文本或者不要求保護的技術方案為依據;在審查程序中沒有給予申請人針對駁回決定所依據的事實、理由和證據陳述意見的機會;駁回決定沒有評價申請人提交的與駁回理由有關的證據,以至可能影響公正審理的;
(iv)駁回理由不成立的其他情形。
6. 復審決定的送達
根據專利法第四十一條第一款的規定,復審決定應當送達復審請求人。
7. 復審決定的約束力
復審決定撤銷原駁回決定的,復審和無效審理部應當將有關的案卷返回審查部門,繼續進行審查程序。
審查部門應當執行復審決定,不得以同樣的事實、理由和證據作出與該復審決定意見相反的決定。
8. 復審程序的中止
適用本指南第五部分第七章第7節的規定。
9. 復審程序的終止
復審請求因期滿未答復而被視為撤回的,復審程序終止。
在作出復審決定前,復審請求人撤回其復審請求的,復審程序終止。
已受理的復審請求因不符合受理條件而被駁回請求的,復審程序終止。
第三章無效宣告請求的審查
1. 引言
根據專利法第四十五條、第四十六條、第四十七條、第六十四條和專利法實施細則第六十九條至第七十六條的規定制定本章。
無效宣告程序是專利公告授權后依當事人請求而啟動的、通常為雙方當事人參加的程序。
2. 審查原則
在無效宣告程序中,除總則規定的原則外,還應當遵循一事不再理原則、當事人處置原則和保密原則。
2.1 一事不再理原則
對已作出審查決定的無效宣告案件涉及的專利權,以同樣的理由和證據再次提出無效宣告請求的,不予受理和審理。
如果再次提出的無效宣告請求的理由(簡稱無效宣告理由)或者證據因時限等原因未被在先的無效宣告請求審查決定所考慮,則該請求不屬于上述不予受理和審理的情形。
2.2 當事人處置原則
請求人可以放棄全部或者部分無效宣告請求的范圍、理由及證據。對于請求人放棄的無效宣告請求的范圍、理由和證據,合議組通常不再審查。
在無效宣告程序中,當事人有權自行與對方和解。對于請求人和專利權人均向合議組表示有和解愿望的,合議組可以給予雙方當事人一定的期限進行和解,并暫緩作出審查決定,直至任何一方當事人要求合議組作出審查決定,或者合議組指定的期限已屆滿。
在無效宣告程序中,專利權人針對請求人提出的無效宣告請求主動縮小專利權保護范圍且相應的修改文本已被合議組接受的,視為專利權人承認大于該保護范圍的權利要求自始不符合專利法及其實施細則的有關規定,并且承認請求人對該權利要求的無效宣告請求,從而免去請求人對宣告該權利要求無效這一主張的舉證責任。
在無效宣告程序中,專利權人聲明放棄權利要求或者外觀設計的,視為專利權人承認該項權利要求或者外觀設計自始不符合專利法及其實施細則的有關規定,并且承認請求人對該項權利要求或者外觀設計的無效宣告請求,從而免去請求人對宣告該項權利要求或者外觀設計無效這一主張的舉證責任。專利權人放棄專利權不妨礙他人合法權益和公共利益的,由無效宣告審查決定對該權利處分行為予以確認。
2.3 保密原則
在作出審查決定之前,合議組的成員不得私自將自己、其他合議組成員、負責審批的部門負責人對該案件的觀點明示或者暗示給任何一方當事人。
為了保證公正執法和保密,合議組成員原則上不得與一方當事人會晤。
3. 無效宣告請求的形式審查
復審和無效審理部收到無效宣告請求書后,應當進行形式審查。
3.1 無效宣告請求客體
無效宣告請求的客體應當是已經公告授權的專利,包括已經終止或者放棄(自申請日起放棄的除外)的專利。無效宣告請求不是針對已經公告授權的專利的,不予受理。
宣告專利權全部或者部分無效的審查決定作出后,針對已被該決定宣告無效的專利權提出的無效宣告請求不予受理,但是該審查決定被人民法院的生效判決撤銷的除外。
3.2 無效宣告請求人資格
請求人屬于下列情形之一的,其無效宣告請求不予受理:
(1)請求人不具備民事訴訟主體資格的。
(2)以授予專利權的外觀設計與他人在申請日以前已經取得的合法權利相沖突為理由請求宣告外觀設計專利權無效,但請求人不能證明是在先權利人或者利害關系人的。
其中,利害關系人是指有權根據相關法律規定就侵犯在先權利的糾紛向人民法院起訴或者請求相關行政管理部門處理的人。
(3)專利權人針對其專利權提出無效宣告請求且請求宣告專利權全部無效、所提交的證據不是公開出版物或者請求人不是共有專利權的所有專利權人的。
(4)多個請求人共同提出一件無效宣告請求的,但屬于所有專利權人針對其共有的專利權提出的除外。
3.3 無效宣告請求范圍以及理由和證據
(1)無效宣告請求書中應當明確無效宣告請求范圍,未明確的,復審和無效審理部應當通知請求人在指定期限內補正;期滿未補正的,無效宣告請求視為未提出。
(2)無效宣告理由僅限于專利法實施細則第六十九條第二款規定的理由,并且應當以專利法及其實施細則中有關的條、款、項作為獨立的理由提出。無效宣告理由不屬于專利法實施細則第六十九條第二款規定的理由的,不予受理。
(3)在復審和無效審理部就一項專利權已作出無效宣告請求審查決定后,又以同樣的理由和證據提出無效宣告請求的,不予受理,但所述理由或者證據因時限等原因未被所述決定考慮的情形除外。
(4)以授予專利權的外觀設計與他人在申請日以前已經取得的合法權利相沖突為理由請求宣告外觀設計專利權無效,但是未提交證明權利沖突的證據的,不予受理。
及(5)請求人應當具體說明無效宣告理由,提交有證據的,應當結合提交的所有證據具體說明。對于發明或者實用新型專利需要進行技術方案對比的,應當具體描述涉案專利和對比文件中相關的技術方案,并進行比較分析;對于外觀設計專利需要進行對比的,應當具體描述涉案專利和對比文件中相關的圖片或者照片表示的產品外觀設計,并進行比較分析。例如,請求人針對專利法第二十二條第三款的無效宣告理由提交多篇對比文件的,應當指明與請求宣告無效的專利最接近的對比文件以及單獨對比還是結合對比的對比方式,具體描述涉案專利和對比文件的技術方案,并進行比較分析。如果是結合對比,存在兩種或者兩種以上結合方式的,應當首先將最主要的結合方式進行比較分析。未明確最主要結合方式的,則默認第一組對比文件的結合方式為最主要結合方式。對于不同的獨立權利要求,可以分別指明最接近的對比文件。
請求人未具體說明無效宣告理由的,或者提交有證據但未結合提交的所有證據具體說明無效宣告理由的,或者未指明每項理由所依據的證據的,其無效宣告請求不予受理。
3.4 文件形式
無效宣告請求書及其附件應當一式兩份,并符合規定的格式,不符合規定格式的,復審和無效審理部應當通知請求人在指定期限內補正;期滿未補正或者在指定期限內補正但經兩次補正后仍存在同樣缺陷的,無效宣告請求視為未提出。
3.5 費用
請求人自提出無效宣告請求之日起一個月內未繳納或者未繳足無效宣告請求費的,其無效宣告請求視為未提出。
3.6 委托手續
(1)請求人或者專利權人在無效宣告程序中委托專利代理機構的,應當提交無效宣告程序授權委托書,且專利權人應當在委托書中寫明委托權限僅限于辦理無效宣告程序有關事務。在無效宣告程序中,即使專利權人此前已就其專利委托了在專利權有效期內的全程代理并繼續委托該全程代理的機構的,也應當提交無效宣告程序授權委托書。
(2)在無效宣告程序中,請求人委托專利代理機構的,或者專利權人委托專利代理機構且委托書中寫明其委托權限僅限于辦理無效宣告程序有關事務的,其委托手續或者解除、辭去委托的手續應當在復審和無效審理部辦理,無需辦理著錄項目變更手續。
請求人或者專利權人委托專利代理機構而未向復審和無效審理部提交委托書或者委托書中未寫明委托權限的,專利權人未在委托書中寫明其委托權限僅限于辦理無效宣告程序有關事務的,復審和無效審理部應當通知請求人或者專利權人在指定期限內補正;期滿未補正的,視為未委托。
(3)請求人和專利權人委托了相同的專利代理機構的,復審和無效審理部應當通知雙方當事人在指定期限內變更委托;未在指定期限內變更委托的,后委托的視為未委托,同一日委托的,視為雙方均未委托。
(4)對于根據專利法第十八條第一款規定應當委托專利代理機構的請求人,未按規定委托的,其無效宣告請求不予受理。
(5)同一當事人與多個專利代理機構同時存在委托關系的,當事人應當以書面方式指定其中一個專利代理機構作為收件人;未指定的,復審和無效審理部將在無效宣告程序中最先委托的專利代理機構視為收件人;最先委托的代理機構有多個的,復審和無效審理部將署名在先的專利代理機構視為收件人;署名無先后(同日分別委托)的,應當通知當事人在指定期限內指定;未在指定期限內指定的,視為未委托。
(6)當事人委托其近親屬或者工作人員或者有關社會團體推薦的公民代理的,參照有關委托專利代理機構的規定辦理。近親屬或者工作人員或者有關社會團體推薦的公民的代理的權限僅限于在口頭審理中陳述意見和接收當庭轉送的文件。
代理人為當事人的近親屬的,應當提交戶口簿、結婚證、出生證明、收養證明、公安機關證明、居(村)委會證明、生效裁判文書或人事檔案等與委托人身份關系的證明。
代理人為當事人的工作人員的,應當提交勞動合同、社保繳費記錄、工資支付記錄等足以證明與委托人有合法人事關系的證明材料;當事人為機關事業單位的,應當提交單位出具的載明該工作人員的職務、工作期限的書面證明。
代理人為有關社會團體推薦的公民的,參照人民法院民事訴訟中的相關規定辦理。
(7)對于下列事項,代理人需要具有特別授權的委托書:
(i)專利權人的代理人代為承認請求人的無效宣告請求;
(ii)專利權人的代理人代為修改權利要求書;
(iii)代理人代為和解;
(iv)請求人的代理人代為撤回無效宣告請求。
(8)上述規定未涵蓋事宜參照本指南第一部分第一章第6.1節的規定辦理。
3.7 權屬糾紛的當事人參加無效宣告程序的形式審查
當事人提出中止程序請求,但專利權無效宣告程序未中止審理的,專利權權屬糾紛的當事人可以請求參加無效宣告程序。
專利權權屬糾紛的當事人請求參加無效宣告程序的,應當提交參加無效宣告程序的請求書,以及權屬糾紛已被人民法院或者地方知識產權管理部門受理的證明文件。經形式審查后,復審和無效審理部應當向該權屬糾紛的當事人發出是否準予參加無效宣告程序的通知書。
在無效宣告程序中,權屬糾紛當事人可以提出意見,供合議組審理無效宣告案件時參考。
3.8 形式審查通知書
(1)無效宣告請求經形式審查不符合專利法及其實施細則和審查指南有關規定需要補正的,復審和無效審理部應當發出補正通知書,要求請求人在收到通知書之日起十五日內補正。
(2)無效宣告請求視為未提出或者不予受理的,復審和無效審理部應當發出無效宣告請求視為未提出通知書或者無效宣告請求不予受理通知書,通知請求人。
(3)無效宣告請求經形式審查符合專利法及其實施細則和本指南有關規定的,復審和無效審理部應當向請求人和專利權人發出無效宣告請求受理通知書,并將無效宣告請求書和有關文件副本轉送專利權人,要求其在收到該通知書之日起一個月內答復。專利權人就其專利委托了在專利權有效期內的全程代理的,所述無效宣告請求書和有關文件副本轉送該全程代理的機構。
(4)受理的無效宣告請求涉及在先作出的無效宣告請求審查決定而暫時無法審查的,復審和無效審理部應當發出通知書通知請求人和專利權人;待影響因素消除后,應當及時恢復審查。
(5)受理的無效宣告請求涉及專利侵權案件的,復審和無效審理部可以應人民法院、地方知識產權管理部門或者當事人的請求,向處理該專利侵權案件的人民法院或者地方知識產權管理部門發出無效宣告請求案件審查狀態通知書。
(6)受理的無效宣告請求涉及權屬糾紛的,復審和無效審理部應當向被準予參加無效宣告程序的權屬糾紛當事人發出無效宣告請求案件審查狀態通知書。
4. 無效宣告請求的合議審查
4.1 審查范圍
在無效宣告程序中,合議組通常僅針對當事人提出的無效宣告請求的范圍、理由和提交的證據進行審查,必要時可以對專利權存在其他明顯違反專利法及其實施細則有關規定的情形進行審查,但不承擔全面審查專利有效性的義務。
請求人在提出無效宣告請求時沒有具體說明的無效宣告理由以及沒有用于具體說明相關無效宣告理由的證據,且在提出無效宣告請求之日起一個月內也未補充具體說明的,合議組不予考慮。
請求人增加無效宣告理由不符合本章第4.2節或者補充證據不符合本章第4.3節規定的,專利權人提交或者補充證據不符合本章第4.3節規定的,合議組不予考慮。
合議組在下列情形可以依職權進行審查:
(1)專利權的取得明顯違背誠實信用原則的,合議組可以引入專利法實施細則第十一條的無效宣告理由進行審查。
(2)請求人提出的無效宣告理由明顯與其提交的證據不相對應的,合議組可以告知其有關法律規定的含義,允許其變更或者依職權變更為相對應的無效宣告理由。例如,請求人提交的證據為同一專利權人在專利申請日前申請并在專利申請日后公開的中國發明專利文件,而無效宣告理由為不符合專利法第九條第一款的,合議組可以告知請求人專利法第九條第一款和第二十二條第二款的含義,允許其將無效宣告理由變更為該專利不符合專利法第二十二條第二款,或者依職權將無效宣告理由變更為該專利不符合專利法第二十二條第二款。
(3)專利權存在請求人未提及的明顯不屬于專利保護客體的缺陷,合議組可以引入相關的無效宣告理由進行審查。
(4)專利權存在請求人未提及的缺陷而導致無法針對請求人提出的無效宣告理由進行審查的,合議組可以依職權針對專利權的上述缺陷引入相關無效宣告理由并進行審查。例如,無效宣告理由為獨立權利要求1不具備創造性,但該權利要求因不清楚而無法確定其保護范圍,從而不存在審查創造性的基礎的情形下,合議組可以引入涉及專利法第二十六條第四款的無效宣告理由并進行審查。
(5)請求人請求宣告權利要求之間存在引用關系的某些權利要求無效,而未以同樣的理由請求宣告其他權利要求無效,不引入該無效宣告理由將會得出不合理的審查結論的,合議組可以依職權引入該無效宣告理由對其他權利要求進行審查。例如,請求人以權利要求1不具備新穎性、從屬權利要求2不具備創造性為由請求宣告專利權無效,如果合議組認定權利要求具備新穎性,而從屬權利要求2不具備創造性,則可以依職權對權利要求1的創造性進行審查。
(6)請求人以權利要求之間存在引用關系的某些權利要求存在缺陷為由請求宣告其無效,而未指出其他權利要求也存在相同性質的缺陷,合議組可以引入與該缺陷相對應的無效宣告理由對其他權利要求進行審查。例如,請求人以權利要求1增加了技術特征而導致其不符合專利法第三十三條的規定為由請求宣告權利要求1無效,而未指出從屬權利要求2也存在同樣的缺陷,合議組可以引入專利法第三十三條的無效宣告理由對從屬權利要求2進行審查。
(7)請求人以不符合專利法第三十三條或者專利法實施細則第四十九條第一款的規定為由請求宣告專利權無效,且對修改超出原申請文件記載范圍的事實進行了具體的分析和說明,但未提交原申請文件的,合議組可以引入該專利的原申請文件作為證據。
(8)合議組可以依職權認定技術手段是否為公知常識,并可以引入技術詞典、技術手冊、教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據。
4.2 無效宣告理由的增加
(1)請求人在提出無效宣告請求之日起一個月內增加無效宣告理由的,應當在該期限內對所增加的無效宣告理由具體說明;否則,合議組不予考慮。
(2)請求人在提出無效宣告請求之日起一個月后增加無效宣告理由的,合議組一般不予考慮,但下列情形除外:
(i)針對專利權人以刪除以外的方式修改的權利要求,在合議組指定期限內針對修改內容增加無效宣告理由,并在該期限內對所增加的無效宣告理由具體說明的;
(ii)對明顯與提交的證據不相對應的無效宣告理由進行變更的。
4.3 舉證期限
4.3.1 請求人舉證
(1)請求人在提出無效宣告請求之日起一個月內補充證據的,應當在該期限內結合該證據具體說明相關的無效宣告理由,否則,合議組不予考慮。
(2)請求人在提出無效宣告請求之日起一個月后補充證據的,合議組一般不予考慮,但下列情形除外:
(i)針對專利權人提交的反證,請求人在合議組指定的期限內補充證據,并在該期限內結合該證據具體說明相關無效宣告理由的;
(ii)在口頭審理辯論終結前提交技術詞典、技術手冊和教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據或者用于完善證據法定形式的公證文書、原件等證據,并在該期限內結合該證據具體說明相關無效宣告理由的。
(3)請求人提交的證據是外文的,提交其中文譯文的期限適用該證據的舉證期限。
4.3.2 專利權人舉證
專利權人應當在指定的答復期限內提交證據,但對于技術詞典、技術手冊和教科書等所屬技術領域中的公知常識性證據或者用于完善證據法定形式的公證文書、原件等證據,可以在口頭審理辯論終結前補充。
專利權人提交或者補充證據的,應當在上述期限內對提交或者補充的證據具體說明。
專利權人提交的證據是外文的,提交其中文譯文的期限適用該證據的舉證期限。
專利權人提交或者補充證據不符合上述期限規定或者未在上述期限內對所提交或者補充的證據具體說明的,合議組不予考慮。
4.3.3 延期舉證
對于有證據表明因無法克服的困難在本章第4.3.1節和第4.3.2節所述期限內不能提交的證據,當事人可以在所述期限內書面請求延期提交。不允許延期提交明顯不公平的,應當允許延期提交。
4.4 審查方式
在無效宣告程序中,合議組根據案件的具體情況,可以采取口頭審理、書面審理或者口頭審理與書面審理相結合的方式進行審查。
4.4.1 文件的轉送
合議組根據案件審查需要將有關文件轉送有關當事人。需要指定答復期限的,該指定答復期限一般為一個月。當事人期滿未答復的,視為當事人已得知轉送文件中所涉及的事實、理由和證據,并且未提出反對意見。
當事人提交的意見陳述書及其附件應當一式兩份。
4.4.2 口頭審理
合議組根據當事人的請求或者案情需要可以決定對無效宣告請求進行口頭審理。口頭審理的具體規定參見本部分第四章。
4.4.3 無效宣告請求審查通知書
在無效宣告程序中,有下列情形之一的,合議組可以向雙方當事人發出無效宣告請求審查通知書:
(1)當事人主張的事實或者提交的證據不清楚或者有疑問的。
(2)專利權人對其權利要求書主動提出修改,但修改不符合專利法及其實施細則和本指南有關規定的。
(3)需要依職權引入當事人未提及的理由或者證據的。(4)需要發出無效宣告請求審查通知書的其他情形。
審查通知書的內容所針對的有關當事人應當在指定期限內答復,該指定期限一般為一個月。期滿未答復的,視為當事人已得知通知書中所涉及的事實、理由和證據,并且未提出反對意見。
4.5 案件的合并審理
為了提高審查效率和減少當事人負擔,復審和無效審理部可以對案件合并審理。合并審理的情形通常包括:
(1)針對一項專利權的多個無效宣告案件,盡可能合并口頭審理。
(2)針對不同專利權的無效宣告案件,部分或者全部當事人相同且案件事實相互關聯的,可以依據當事人書面請求或者自行決定合并口頭審理。
合并審理的各無效宣告案件的證據不得相互組合使用。
4.6 無效宣告程序中專利文件的修改
4.6.1 修改原則
發明或者實用新型專利文件的修改僅限于權利要求書,且應當針對無效宣告理由或者合議組指出的缺陷進行修改,其原則是:
(1)不得改變原權利要求的主題名稱。
(2)與授權的權利要求相比,不得擴大原專利的保護范圍。
(3)不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。
(4)一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特征。
外觀設計專利的專利權人不得修改其專利文件。
4.6.2 修改方式
在滿足上述修改原則的前提下,修改權利要求書的具體方式一般限于權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。
權利要求的刪除是指從權利要求書中去掉某項或者某些項權利要求,例如獨立權利要求或者從屬權利要求。
技術方案的刪除是指從同一權利要求中并列的兩種以上技術方案中刪除一種或者一種以上技術方案。
權利要求的進一步限定是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特征,以縮小保護范圍。
4.6.3 修改方式的限制
在審查決定作出之前,專利權人可以刪除權利要求或者權利要求中包括的技術方案。
僅在下列三種情形的答復期限內,專利權人可以以刪除以外的方式修改權利要求書:
(1)針對無效宣告請求書。
(2)針對請求人增加的無效宣告理由或者補充的證據。
(3)針對合議組引入的請求人未提及的無效宣告理由或者證據。
4.7 無效宣告程序的中止
適用本指南第五部分第七章第7節的規定。
5. 無效宣告請求審查決定的類型
無效宣告請求審查決定分為下列三種類型:
(1)宣告專利權全部無效。
(2)宣告專利權部分無效。
(3)維持專利權有效。
宣告專利權無效包括宣告專利權全部無效和部分無效兩種情形。根據專利法第四十七條的規定,宣告無效的專利權視為自始即不存在。
在無效宣告程序中,如果請求人針對一件發明或者實用新型專利的部分權利要求的無效宣告理由成立,針對其余權利要求的無效宣告理由不成立,則無效宣告請求審查決定應當宣告上述無效宣告理由成立的部分權利要求無效,并且維持其余的權利要求有效。對于包含有若干個具有獨立使用價值的產品的外觀設計專利,如果請求人針對其中一部分產品的外觀設計專利的無效宣告理由成立,針對其余產品的外觀設計專利的無效宣告理由不成立,則無效宣告請求審查決定應當宣告無效宣告理由成立的該部分產品外觀設計專利無效,并且維持其余產品的外觀設計專利有效。例如,對于包含有同一產品兩項以上的相似外觀設計的一件外觀設計專利,如果請求人針對其中部分項外觀設計的無效宣告理由成立,針對其余外觀設計的無效宣告理由不成立,則無效宣告請求審查決定應當宣告無效宣告理由成立的該部分項外觀設計無效,并且維持其余外觀設計有效。上述審查決定均屬于宣告專利權部分無效的審查決定。
一項專利被宣告部分無效后,被宣告無效的部分應視為自始即不存在。但是被維持的部分(包括修改后的權利要求)也同時應視為自始即存在。
6. 無效宣告請求審查決定的送達、登記和公告
6.1 決定的送達
根據專利法第四十六條第一款的規定,無效宣告請求審查決定應當送達雙方當事人。
對于涉及侵權案件的無效宣告請求,在無效宣告請求審理開始之前曾通知有關人民法院或者地方知識產權管理部門的,合議組作出決定后,應當將審查決定和無效宣告審查結案通知書送達有關人民法院或者地方知識產權管理部門。
對于涉及權屬糾紛的無效宣告請求,合議組作出決定后,應當將審查決定送達被準予參加無效宣告程序的權屬糾紛當事人。
6.2 決定的登記和公告
根據專利法第四十六條第一款的規定,宣告專利權無效(包括全部無效和部分無效)的審查決定作出后,當事人未在收到該審查決定之日起三個月內向人民法院起訴或者人民法院生效判決維持該審查決定的,由專利局予以登記和公告。
7. 與外觀設計國際申請有關的送達
在外觀設計國際申請的無效宣告程序中,對于在中國內地沒有住所的專利權人,可以采用電子郵件或者郵寄、傳真、公告等方式送達文件。采用公告送達的,自公告之日起滿一個月,視為已經送達。
8. 無效宣告程序的終止
請求人在合議組對無效宣告請求作出審查決定之前,撤回其無效宣告請求的,無效宣告程序終止,但合議組認為根據已進行的審查工作能夠作出宣告專利權無效或者部分無效的決定的除外。
請求人未在指定的期限內答復口頭審理通知書,并且不參加口頭審理,其無效宣告請求被視為撤回的,無效宣告程序終止,但合議組認為根據已進行的審查工作能夠作出宣告專利權無效或者部分無效的決定的除外。
已受理的無效宣告請求因不符合受理條件而被駁回請求的,無效宣告程序終止。
9. 涉及藥品專利糾紛早期解決機制的無效宣告請求案件審查的特殊規定
涉及藥品專利糾紛早期解決機制的無效宣告請求案件,是指專利法第七十六條所述藥品上市許可申請人(又稱仿制藥申請人),作為無效宣告請求人,針對中國上市藥品專利信息登記平臺收錄的被仿制藥相關專利權提出無效宣告請求的案件。
9.1 請求書和證明文件
仿制藥申請人根據藥品專利糾紛早期解決機制有關規定提出第四類聲明后提出無效宣告請求的,應當在請求書中對案件涉及藥品專利糾紛早期解決機制的情況作出明確標注,即涉案專利為中國上市藥品專利信息登記平臺上登記的專利權,請求人為相應藥品的仿制藥申請人,且已經提出第四類聲明,并附具仿制藥注冊申請受理通知書和第四類聲明文件的副本等相關證明文件。
仿制藥申請人提出無效宣告請求后,又根據藥品專利糾紛早期解決機制有關規定提出第四類聲明的,應當及時提交表明該無效宣告請求案件涉及藥品專利糾紛早期解決機制的相關證據,進行口頭審理的案件最遲在口頭審理辯論終結前提交,不進行口頭審理的案件最遲在無效宣告決定作出前提交。
專利權人就涉案專利已經根據藥品專利糾紛早期解決機制有關規定提起了相關訴訟或者行政裁決,也應當及時將相關訴訟或行政裁決信息告知合議組。
請求人未在規定期限內提供證據表明其提出的無效宣告請求涉及藥品專利糾紛早期解決機制的,不適用本節規定。
9.2 審查順序
針對同一專利權的多個涉及藥品專利糾紛早期解決機制的無效宣告請求,按照提出無效宣告請求之日先后排序。
9.3 審查基礎
如果在先作出的審查決定系在專利權人提交的修改文本基礎上維持專利權有效,針對在后受理的無效宣告請求,可以以上述修改文本為基礎繼續審查。
9.4 審查狀態和結案的通知
應人民法院或者國務院藥品監督管理部門的請求,合議組可以向其發出無效宣告請求案件審查狀態通知書。
對于在無效宣告請求審理開始之前曾通知有關人民法院或者國務院藥品監督管理部門的,審查決定作出后,合議組應當將審查決定和無效宣告審查結案通知書送達上述相關部門。
第四章 復審和無效宣告程序中有關口頭審理的規定
1. 引言
口頭審理是根據專利法實施細則第六十七條、第七十四條的規定而設置的行政聽證程序,其目的在于查清事實,給當事人當庭陳述意見的機會。
2. 口頭審理的確定
口頭審理包括線下審理、線上審理以及線下與線上審理相結合等方式。
在無效宣告程序中,有關當事人可以向復審和無效審理部提出進行口頭審理的請求,并且說明理由。請求應當以書面方式提出。
無效宣告程序的當事人可以依據下列理由請求進行口頭審理:
(1)當事人一方要求同對方口頭質證和辯論。
(2)需要向合議組口頭說明事實。
(3)需要實物演示。
(4)需要請出具過證言的證人出庭作證。
對于尚未進行口頭審理的無效宣告案件,合議組在審查決定作出前收到當事人依據上述理由以書面方式提出口頭審理請求的,合議組應當同意,但是合議組認為確無必要進行口頭審理的除外。
在復審程序中,復審請求人可以向合議組提出進行口頭審理的請求,并且說明理由。請求應當以書面方式提出。
復審請求人可以依據下列理由請求進行口頭審理:
(1)需要向合議組口頭說明事實或者陳述理由。
(2)需要實物演示。
復審請求人提出口頭審理請求的,合議組根據案件的具體情況決定是否進行口頭審理。
在無效宣告程序或者復審程序中,合議組可以根據案情需要自行決定進行口頭審理。針對同一案件已經進行過口頭審理的,必要時可以再次進行口頭審理。
復審和無效審理部可以進行巡回口頭審理,就地審理辦案,并承擔所需費用。
3. 口頭審理的通知
在無效宣告程序中,確定需要進行口頭審理的,合議組應當向當事人發出口頭審理通知,通知進行口頭審理的日期和地點等事項。發出口頭審理通知的,可以通過專利局指定的特定電子系統發送,也可以采取郵寄、傳真、電子郵件、電話、短信等方式告知當事人。以電話、短信方式告知的,保留通知記錄。口頭審理的日期和地點一經確定一般不再改動,遇特殊情況需要改動的,需經雙方當事人同意或者經部門負責人批準。當事人應當在口頭審理通知指定的答復期限內提交回執明確表示是否參加口頭審理,逾期未答復的,視為不參加口頭審理,無效宣告口頭審理當庭當事人出席的除外。無效宣告請求人期滿未提交回執,并且不參加口頭審理的,其無效宣告請求視為撤回,無效宣告請求審查程序終止。但合議組認為根據已進行的審查工作能夠作出宣告專利權無效或者部分無效的決定的除外。專利權人不參加口頭審理的,可以缺席審理。在發出口頭審理通知后,由于當事人原因未按期舉行口頭審理的,合議組可以直接作出審查決定。
在復審程序中,確定需要進行口頭審理的,合議組應當向復審請求人發出口頭審理通知書,通知進行口頭審理的日期、地點以及口頭審理擬調查的事項。合議組認為專利申請不符合專利法及其實施細則有關規定的,可以隨口頭審理通知書將專利申請不符合專利法及其實施細則有關規定的具體事實、理由和證據告知復審請求人。
合議組應當在口頭審理通知書中告知復審請求人,可以選擇參加口頭審理進行口頭答辯,或者在指定的期限內進行書面意見陳述。復審請求人應當在口頭審理通知書指定的答復期限內提交口頭審理通知書回執,并在回執中明確表示是否參加口頭審理;逾期未提交回執的,視為不參加口頭審理。
口頭審理通知書中已經告知該專利申請不符合專利法及其實施細則和本指南有關規定的具體事實、理由和證據的,如果復審請求人既未出席口頭審理,也未在指定的期限內進行書面意見陳述,其復審請求視為撤回。
無效宣告程序或者復審程序中,口頭審理通知指定的答復期限一般不超過七日。口頭審理通知回執中應當有當事人的簽名或者蓋章。表示參加口頭審理的,應當寫明參加口頭審理人員的姓名。要求委派出具過證言的證人就其證言出庭作證的,應當在口頭審理通知回執中聲明,并且寫明該證人的姓名、工作單位(或者職業)和要證明的事實。
參加口頭審理的每方當事人及其代理人的數量不得超過四人。回執中寫明的參加口頭審理人員不足四人的,可以在口頭審理開始前指定其他人參加口頭審理。一方有多人參加口頭審理的,應當指定其中之一作為第一發言人進行主要發言。
當事人依照專利法第十八條規定委托專利代理機構代理的,該機構應當指派專利代理師參加口頭審理。
4. 口頭審理前的準備
在口頭審理開始前,合議組應當完成下列工作:
(1)將無效宣告程序中當事人提交的有關文件轉送對方。
(2)閱讀和研究案卷,了解案情,掌握爭議的焦點和需要調查、辯論的主要問題。
(3)舉行口頭審理前的合議組會議,研究確定合議組成員在口頭審理中的分工,調查的順序和內容,應當重點查清的問題,以及口頭審理中可能出現的各種情況及處置方案。
(4)準備必要的文件。
(5)口頭審理兩天前應當公告進行該口頭審理的有關信息(口頭審理不公開進行的除外)。
(6)口頭審理其他事務性工作的準備。
5. 口頭審理的進行
口頭審理按照通知書指定的日期進行。
口頭審理應當公開進行,但根據國家法律、法規等規定需要保密的除外。
口頭審理通常由合議組組長主持。對于審理事實清楚、爭議焦點明確的簡單案件,經合議組一致同意,也可以由主審員代表合議組出席并主持口頭審理。
5.1 口頭審理第一階段
在口頭審理開始前,合議組應當核對參加口頭審理人員的身份證件,并確認其是否有參加口頭審理的資格。
合議組宣布口頭審理開始后,介紹合議組成員;由當事人介紹出席口頭審理的人員,有雙方當事人出庭的,還應當詢問雙方當事人對于對方出席人員資格有無異議;合議組宣讀當事人的權利和義務;詢問當事人是否請求審案人員回避,是否請證人作證和請求演示物證。
在有雙方當事人參加的口頭審理中,還應當詢問當事人是否有和解的愿望。雙方當事人均有和解愿望并欲當庭協商的,暫停口頭審理;雙方和解條件差別較小的,可以中止口頭審理;雙方和解條件差別較大,難以短時間內達成和解協議的,或者任何一方當事人沒有和解愿望的,口頭審理繼續進行。
5.2 口頭審理第二階段
在進行口頭審理調查之前,必要時,由合議組成員簡要介紹案情。然后,開始進行口頭審理調查。
在無效宣告程序的口頭審理中,先由無效宣告請求人陳述無效宣告請求的范圍及其理由,并簡要陳述有關事實和證據,再由專利權人進行答辯。其后,由合議組就案件的無效宣告請求的范圍、理由和各方當事人提交的證據進行核對,確定口頭審理的審理范圍。當事人當庭增加理由或者補充證據的,合議組應當根據有關規定判斷所述理由或者證據是否予以考慮。決定予以考慮的,合議組應當給予首次得知所述理由或者收到所述證據的對方當事人選擇當庭口頭答辯或者以后進行書面答辯的權利。接著,由無效宣告請求人就無效宣告理由以及所依據的事實和證據進行舉證,然后由專利權人進行質證,需要時專利權人可以提出反證,由對方當事人進行質證。案件存在多個無效宣告理由、待證事實或者證據的,可以要求當事人按照無效宣告理由和待證事實逐個舉證和質證。
在復審程序的口頭審理中,在合議組告知復審請求人口頭審理調查的事項后,由復審請求人進行陳述。復審請求人當庭提交修改文本的,合議組應當審查該修改文本是否符合專利法及其實施細則和審查指南的有關規定。
在口頭審理調查過程中,為了全面、客觀地查清案件事實,合議組成員可以就有關事實和證據向當事人或者證人提問,也可以要求當事人或者證人作出解釋。提問應當公正、客觀、具體、明確。
5.3 口頭審理第三階段
在無效宣告程序的口頭審理調查后,進行口頭審理辯論。在雙方當事人對案件證據和事實無爭議的情況下,可以在雙方當事人對證據和事實予以確認的基礎上,直接進行口頭審理辯論。由當事人就證據所表明的事實、爭議的問題和適用的法律、法規各自陳述其意見,并進行辯論。在口頭審理辯論時,合議組成員可以提問,但不得發表自己的傾向性意見,也不得與任何一方當事人辯論。在口頭審理辯論過程中,當事人又提出事先已提交過、但未經調查的事實或者證據的,合議組可以宣布中止辯論,恢復口頭審理調查。調查結束后,繼續進行口頭審理辯論。
在雙方當事人的辯論意見表達完畢后,合議組宣布辯論終結,由雙方當事人作最后意見陳述。在進行最后意見陳述時,無效宣告請求人可以堅持原無效宣告請求,也可以請求撤回無效宣告請求,還可以放棄無效宣告請求的部分理由及相應證據,或者縮小無效宣告請求的范圍;專利權人可以堅持要求駁回無效宣告請求人的無效宣告請求,也可以聲明縮小專利保護范圍或者放棄部分或全部權利要求。此后,再次以前述方式處理和解事宜。
在復審程序的口頭審理調查后,合議組可以就有關問題發表傾向性意見,必要時將其認為專利申請不符合專利法及其實施細則和審查指南有關規定的具體事實、理由和證據告知復審請求人,并聽取復審請求人的意見。
5.4 口頭審理第四階段
在口頭審理過程中,合議組可以根據案情需要休庭合議。
合議組宣布暫時休庭,進行合議。然后,重新開始口頭審理,合議組宣布口頭審理結論。口頭審理結論可以是審查決定的結論,也可以是其他結論,例如,案件事實已經查清,可以作出審查決定等結論。至此,口頭審理結束。
6. 口頭審理的中止
有下列情形之一的,合議組可以宣布中止口頭審理,并在必要時確定繼續進行口頭審理的日期:
(1)當事人請求審案人員回避的。
(2)因和解需要協商的。
(3)需要對發明創造進一步演示的。
(4)合議組認為必要的其他情形。
7. 口頭審理的終止
對于事實已經調查清楚、可以作出審查決定并且不屬于需要經過部門負責人審核批準的案件,合議組可以當場宣布審查決定的結論。
對于經口頭審理擬當場宣布審查決定結論的案件,需要經部門負責人審核批準的,應當在批準后宣布審查決定的結論。
合議組不當場宣布審查決定結論的,應作簡要說明。
在上述三種情況下,均由合議組宣布口頭審理終止。此后,在一定期限內,將決定的全文以書面形式送達當事人。
8. 當事人的缺席
有當事人未出席口頭審理的,只要一方當事人的出庭符合規定,合議組按照規定的程序進行口頭審理。
9. 當事人中途退庭
在無效宣告程序或者復審程序的口頭審理過程中,未經合議組許可,當事人不得中途退庭。當事人未經合議組許可而中途退庭的,或者因妨礙口頭審理進行而被合議組責令退庭的,合議組可以缺席審理。但是,應當就該當事人已經陳述的內容及其中途退庭或者被責令退庭的事實進行記錄,并由當事人或者合議組簽字確認。
10. 證人出庭作證
出具過證言并在口頭審理通知書回執中寫明的證人可以就其證言出庭作證。當事人在口頭審理中提出證人出庭作證請求的,合議組可根據案件的具體情況決定是否準許。
證人出庭作證時,應當出示證明其身份的證件。合議組應當告知其誠實作證的法律義務和作偽證的法律責任。出庭作證的證人不得旁聽案件的審理。詢問證人時,其他證人不得在場,但需要證人對質的除外。
合議組可以對證人進行提問。在雙方當事人參加的口頭審理中,雙方當事人可以對證人進行交叉提問。證人應當對合議組提出的問題作出明確回答,對于當事人提出的與案件無關的問題可以不回答。
11. 記錄
在口頭審理中,由書記員或者合議組組長指定的合議組成員進行記錄。擔任記錄的人員應當記錄重要的審理事項。合議組可以使用筆錄、錄音或者錄像等方式進行記錄。記錄的內容是合議組表決的重要依據。
在重要的審理事項記錄完畢后或者在口頭審理終止時,合議組應當將筆錄交當事人閱讀。對筆錄的差錯,當事人有權請求記錄人更正。筆錄核實無誤后,應當由當事人簽字并存入案卷。當事人拒絕簽字的,由合議組在口頭審理筆錄中注明。
上述重要的審理事項包括:
(1)在無效宣告程序的口頭審理中,當事人聲明放棄的權利要求、無效宣告請求的范圍、理由或者證據。
(2)在無效宣告程序的口頭審理中,雙方當事人均認定的重要事實。
(3)在復審程序的口頭審理中,合議組當庭告知復審請求人其專利申請不符合專利法及其實施細則和審查指南有關規定的具體事實、理由和證據以及復審請求人陳述的主要內容。
(4)其他需要記錄的重要事項。
12. 旁聽
在口頭審理中允許旁聽,旁聽者無發言權;未經批準,不得拍照、錄音和錄像,也不得向參加口頭審理的當事人傳遞有關信息。
必要時,合議組可以要求旁聽者辦理旁聽手續。
13. 當事人的權利和義務
合議組應當在口頭審理開始階段告知當事人在口頭審理中的權利和義務。
(1)當事人的權利
當事人有權請求審案人員回避;無效宣告程序中的當事人有權與對方當事人和解;有權在口頭審理中請出具過證言的證人就其證言出庭作證和請求演示物證;有權進行辯論。無效宣告請求人有權請求撤回無效宣告請求,放棄無效宣告請求的部分理由及相應證據,以及縮小無效宣告請求的范圍。專利權人有權放棄部分或全部權利要求及其提交的有關證據。復審請求人有權撤回復審請求;有權提交修改文件。
(2)當事人的義務
當事人應當遵守口頭審理規則,維護口頭審理的秩序;發言時應當征得合議組同意,任何一方當事人不得打斷另一方當事人的發言;辯論中應當擺事實、講道理;發言和辯論僅限于合議組指定的與審理案件有關的范圍;當事人對自己提出的主張有舉證責任,反駁對方主張的,應當說明理由;口頭審理期間,未經合議組許可不得中途退庭。
第五章 無效宣告程序中外觀設計專利的審查
1. 引言
本章主要涉及外觀設計專利無效宣告請求程序中有關專利法第二十三條和第九條的審查。關于外觀設計專利無效宣告請求涉及的其他條款的審查,適用本指南第一部分第三章的相關規定。
2. 現有設計
根據專利法第二十三條第四款的規定,現有設計是指申請日(有優先權的,指優先權日)以前在國內外為公眾所知的設計。
現有設計包括申請日以前在國內外出版物上公開發表過、公開使用過或者以其他方式為公眾所知的設計。關于現有設計的時間界限、公開方式等參照第二部分第三章第2.1節的規定。
現有設計中一般消費者所熟知的、只要提到產品名稱就能想到的相應設計,稱為慣常設計。例如,提到包裝盒就能想到其有長方體、正方體形狀的設計。
3. 判斷客體
在對外觀設計專利進行審查時,將進行比較的對象稱為判斷客體。其中被請求宣告無效的外觀設計專利簡稱涉案專利,與涉案專利進行比較的判斷客體簡稱對比設計。
在確定判斷客體時,對于涉案專利,除應當根據外觀設計專利的圖片或者照片進行確定外,還應當根據簡要說明中是否寫明請求保護色彩、“平面產品單元圖案兩方連續或者四方連續等無限定邊界的情況”(簡稱為不限定邊界)等內容加以確定。
涉案專利有下列六種類型:
(1)單純形狀的外觀設計
單純形狀的外觀設計是指無圖案且未請求保護色彩的產品的形狀設計。
(2)單純圖案的外觀設計
單純圖案的外觀設計是指未請求保護色彩并且不限定邊界的平面產品的圖案設計。
(3)形狀和圖案結合的外觀設計
形狀和圖案結合的外觀設計是指未請求保護色彩的產品的形狀和圖案設計。
(4)形狀和色彩結合的外觀設計
形狀和色彩結合的外觀設計是指請求保護色彩的無圖案產品的形狀和色彩設計。
(5)圖案和色彩結合的外觀設計
圖案和色彩結合的外觀設計是指請求保護色彩的并且不限定邊界的平面產品的圖案和色彩設計。
(6)形狀、圖案和色彩結合的外觀設計
形狀、圖案和色彩結合的外觀設計是指請求保護色彩的產品的形狀、圖案和色彩設計。
4. 判斷主體
在判斷外觀設計是否符合專利法第二十三條第一款、第二款規定時,應當基于涉案專利產品的一般消費者的知識水平和認知能力進行評價。
不同種類的產品具有不同的消費者群體。作為某種類外觀設計產品的一般消費者應當具備下列特點:
(1)對涉案專利申請日之前相同種類或者相近種類產品的外觀設計及其常用設計手法具有常識性的了解。例如,對于汽車,其一般消費者應當對市場上銷售的汽車以及諸如大眾媒體中常見的汽車廣告中所披露的信息等有所了解。
常用設計手法包括設計的轉用、拼合、替換等類型。
(2)對外觀設計產品之間在形狀、圖案以及色彩上的區別具有一定的分辨力,但不會注意到產品的形狀、圖案以及色彩的微小變化。
5. 根據專利法第二十三條第一款的審查
根據專利法第二十三條第一款的規定,授予專利權的外觀設計,應當不屬于現有設計;也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設計在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公告的專利文件中。
不屬于現有設計,是指在現有設計中,既沒有與涉案專利相同的外觀設計,也沒有與涉案專利實質相同的外觀設計。在涉案專利申請日以前任何單位或者個人向專利局提出并且在申請日以后(含申請日)公告的同樣的外觀設計專利申請,稱為抵觸申請。其中,同樣的外觀設計是指外觀設計相同或者實質相同。
判斷對比設計是否構成涉案專利的抵觸申請時,應當以對比設計所公告的專利文件全部內容為判斷依據。與涉案專利要求保護的產品的外觀設計進行比較時,判斷對比設計中是否包含有與涉案專利相同或者實質相同的外觀設計。例如,涉案專利請求保護色彩,對比設計所公告的為帶有色彩的外觀設計,即使對比設計未請求保護色彩,也可以將對比設計中包含有該色彩要素的外觀設計與涉案專利進行比較;又如,對比設計所公告的專利文件含有使用狀態參考圖,即使該使用狀態參考圖中包含有不要求保護的外觀設計,也可以將其與涉案專利進行比較,判斷是否為相同或者實質相同的外觀設計。
5.1 判斷基準
5.1.1 外觀設計相同
外觀設計相同,是指涉案專利與對比設計是相同種類產品的外觀設計,并且涉案專利的全部外觀設計要素與對比設計的相應設計要素相同,其中外觀設計要素是指形狀、圖案以及色彩。
如果涉案專利與對比設計僅屬于常用材料的替換,或者僅存在產品功能、內部結構、技術性能或者尺寸的不同,而未導致產品外觀設計的變化,二者仍屬于相同的外觀設計。
在確定產品的種類時,可以參考產品的名稱、國際外觀設計分類以及產品銷售時的貨架分類位置,但是應當以產品的用途是否相同為準。相同種類產品是指用途完全相同的產品。對于局部外觀設計,相同種類產品是指產品的用途和該局部的用途均相同的產品。
例如機械表和電子表盡管內部結構不同,但是它們的用途是相同的,所以屬于相同種類的產品。
5.1.2 外觀設計實質相同
外觀設計實質相同的判斷僅限于相同或者相近種類的產品外觀設計。對于產品種類不相同也不相近的外觀設計,不進行涉案專利與對比設計是否實質相同的比較和判斷,即可認定涉案專利與對比設計不構成實質相同,例如,毛巾和地毯的外觀設計。
相近種類的產品是指用途相近的產品。例如,玩具和小擺設的用途是相近的,兩者屬于相近種類的產品。應當注意的是,當產品具有多種用途時,如果其中部分用途相同,而其他用途不同,則二者應屬于相近種類的產品。如帶MP3的手表與手表都具有計時的用途,二者屬于相近種類的產品。
對于局部外觀設計,判斷是否為相近種類產品,應綜合考慮產品的用途和該局部的用途。
如果一般消費者經過對涉案專利與對比設計的整體觀察可以看出,二者的區別僅屬于下列情形,則涉案專利與對比設計實質相同:
(1)其區別在于施以一般注意力不易察覺到的局部的細微差異,例如,百葉窗的外觀設計僅有具體葉片數不同;
(2)其區別在于使用時不容易看到或者看不到的部位,但有證據表明在不容易看到部位的特定設計對于一般消費者能夠產生引人矚目的視覺效果的情況除外;
(3)其區別在于將某一設計要素整體置換為該類產品的慣常設計的相應設計要素,例如,將帶有圖案和色彩的餅干桶的形狀由正方體置換為長方體;
(4)其區別在于將對比設計作為設計單元按照該種類產品的常規排列方式作重復排列或者將其排列的數量作增減變化,例如,將影院座椅成排重復排列或者將其成排座椅的數量作增減;
(5)其區別在于互為鏡像對稱;
(6)其區別在于局部外觀設計要求保護部分在產品整體中的位置和/或比例關系的常規變化。
5.2 判斷方式
對外觀設計進行比較判斷時應當從本章第4節所定義的一般消費者的角度進行判斷。
5.2.1 單獨對比
一般應當用一項對比設計與涉案專利進行單獨對比,而不能將兩項或者兩項以上對比設計結合起來與涉案專利進行對比。
涉案專利包含有若干項具有獨立使用價值的產品的外觀設計的,例如,成套產品外觀設計或者同一產品兩項以上的相似外觀設計,可以用不同的對比設計與其所對應的各項外觀設計分別進行單獨對比。
涉案專利是由組裝在一起使用的至少兩個構件構成的產品的外觀設計的,可以將與其構件數量相對應的明顯具有組裝關系的構件結合起來作為一項對比設計與涉案專利進行對比。
5.2.2 直接觀察
在對比時應當通過視覺進行直接觀察,不能借助放大鏡、顯微鏡、化學分析等其他工具或者手段進行比較,不能由視覺直接分辨的部分或者要素不能作為判斷的依據。例如,有些紡織品用視覺觀看其形狀、圖案和色彩是相同的,但在放大鏡下觀察,其紋路有很大的不同。
5.2.3 僅以產品的外觀作為判斷的對象
在對比時應當僅以產品的外觀作為判斷的對象,考慮產品的形狀、圖案、色彩這三個要素產生的視覺效果。
在涉案專利僅以部分要素限定其保護范圍的情況下,其余要素在與對比設計比較時不予考慮。
在涉案專利為產品零部件的情況下,僅將對比設計中與涉案專利相對應的零部件部分作為判斷對象,其余部分不予考慮。
對于外表使用透明材料的產品而言,通過人的視覺能觀察到的其透明部分以內的形狀、圖案和色彩,應當視為該產品的外觀設計的一部分。
5.2.4 整體觀察、綜合判斷
對比時應當采用整體觀察、綜合判斷的方式。所謂整體觀察、綜合判斷是指以一般消費者為判斷主體,整體觀察涉案專利與對比設計,確定兩者的相同點和區別點,判斷其對整體視覺效果的影響,綜合得出結論。
5.2.4.1 確定對比設計公開的信息
對比設計的圖片或者照片未反映產品各面視圖的,應當依據一般消費者的認知能力來確定對比設計所公開的信息。
依據一般消費者的認知能力,根據對比設計圖片或者照片已經公開的內容即可推定出產品其他部分或者其他變化狀態的外觀設計的,則該其他部分或者其他變化狀態的外觀設計也視為已經公開。例如在軸對稱、面對稱或者中心對稱的情況下,如果圖片或者照片僅公開了產品外觀設計的一個對稱面,則其余對稱面也視為已經公開。
5.2.4.2 確定涉案專利
在確定涉案專利時,應當以外觀設計專利授權文本中的圖片或者照片表示的外觀設計為準。簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計。
對于局部外觀設計,應以要求保護部分的形狀、圖案、色彩為準,并考慮該部分在所示產品中的位置和比例關系。
5.2.4.3 涉案專利與對比設計的對比
在進行涉案專利與對比設計的對比時,應當采用整體觀察、綜合判斷的方式。
如果對比設計圖片或者照片未公開的部位屬于該種類產品使用狀態下不會被一般消費者關注的部位,并且涉案專利在相應部位的設計的變化也不足以對產品的整體視覺效果產生影響,例如冷暖空調扇,如果對比設計圖片或者照片沒有公開冷暖空調扇的底面和背面,涉案專利在底面或者背面的設計的變化也不足以對產品整體視覺效果產生影響,則不影響對二者進行整體觀察、綜合判斷。
如果涉案專利中對應于對比設計圖片或者照片未公開的內容僅僅是該種類產品的慣常設計并且不受一般消費者關注,例如對比設計圖片或者照片未公開的部分是貨車車廂的后擋板,而當涉案專利中貨車車廂的后擋板僅僅是這類產品的慣常設計時,則不影響對二者進行整體觀察、綜合判斷。
5.2.5 組件產品和變化狀態產品的判斷
5.2.5.1 組件產品
組件產品,是指由多個構件相結合構成的一件產品。
對于組裝關系唯一的組件產品,例如,由水壺和加熱底座組成的電熱開水壺組件產品,在購買和使用這類產品時,一般消費者會對各構件組合后的電熱開水壺的整體外觀設計留下印象;由榨汁杯、刨冰杯與底座組成的榨汁刨冰機,在購買和使用這類產品時,一般消費者會對榨汁杯與底座組合后的榨汁機、刨冰杯與底座組合后的刨冰機的整體外觀設計留下印象,所以,應當以上述組合狀態下的整體外觀設計為對象,而不是以所有單個構件的外觀為對象進行判斷。
對于組裝關系不唯一的組件產品,例如插接組件玩具產品,在購買和插接這類產品的過程中,一般消費者會對單個構件的外觀留下印象,所以,應當以插接組件的所有單個構件的外觀為對象,而不是以插接后的整體的外觀設計為對象進行判斷。
對于各構件之間無組裝關系的組件產品,例如撲克牌、象棋棋子等組件產品,在購買和使用這類產品的過程中,一般消費者會對單個構件的外觀留下印象,所以,應當以所有單個構件的外觀為對象進行判斷。
5.2.5.2 變化狀態產品
變化狀態產品,是指在銷售和使用時呈現不同狀態的產品。
對于對比設計而言,所述產品在不同狀態下的外觀設計均可用作與涉案專利進行比較的對象。對于涉案專利而言,應當以其使用狀態所示的外觀設計作為與對比設計進行比較的對象,其判斷結論取決于對產品各種使用狀態的外觀設計的綜合考慮。
5.2.6 設計要素的判斷
5.2.6.1 形狀的判斷
對于產品外觀設計整體形狀而言,圓形和三角形、四邊形相比,其形狀有較大差異,通常不能認定為實質相同,但產品形狀是慣常設計的除外。對于包裝盒這類產品,應當以其使用狀態下的形狀作為判斷依據。
5.2.6.2 圖案的判斷
圖案不同包括題材、構圖方法、表現方式及設計紋樣等因素的不同,色彩的不同也可能使圖案不同。如果題材相同,但其構圖方法、表現方式、設計紋樣不相同,則通常也不構成圖案的實質相同。
產品外表出現的包括產品名稱在內的文字和數字應當作為圖案予以考慮,而不應當考慮字音、字義。
5.2.6.3 色彩的判斷
對色彩的判斷要根據顏色的色相、純度和明度三個屬性以及兩種以上顏色的組合、搭配進行綜合判斷。色相指各類色彩的相貌稱謂,例如朱紅、湖藍、檸檬黃、粉綠等;純度即彩度,指色彩的鮮艷程度;明度指色彩的亮度。白色明度最高,黑色明度最低。
單一色彩的外觀設計僅作色彩改變,兩者仍屬于實質相同的外觀設計。
6. 根據專利法第二十三條第二款的審查
根據專利法第二十三條第二款的規定,授予專利權的外觀設計與現有設計或者現有設計特征的組合相比,應當具有明顯區別。判斷時,既可以將涉案專利與一項現有設計單獨對比,也可以將涉案專利與兩項以上現有設計特征的組合進行對比。涉案專利與現有設計或者現有設計特征的組合相比不具有明顯區別是指如下幾種情形:
(1)涉案專利與相同或者相近種類產品現有設計相比不具有明顯區別;
(2)涉案專利是由現有設計轉用得到的,二者的設計特征相同或者僅有細微差別,且該具體的轉用手法在相同或者相近種類產品的現有設計中存在啟示;
(3)涉案專利是由現有設計或者現有設計特征組合得到的,所述現有設計與涉案專利的相應設計部分相同或者僅有細微差別,且該具體的組合手法在相同或者相近種類產品的現有設計中存在啟示。
對于涉案專利是由現有設計通過轉用和組合之后得到的,應當依照(2)、(3)所述規定綜合考慮。
應當注意的是,上述轉用和/或組合后產生獨特視覺效果的除外。
現有設計特征,是指現有設計的部分設計要素或者其結合,如現有設計的形狀、圖案、色彩要素或者其結合,或者現有設計的某組成部分的設計,如整體外觀設計產品中的零部件的設計。
可以用于組合的現有設計特征應當是物理上或者視覺上可自然區分的設計,具有相對獨立的視覺效果,隨意劃分的點、線、面不屬于可用于組合的現有設計特征。但是,涉案專利為局部外觀設計的,現有設計中對應部分可以視為用于組合的現有設計特征。
6.1 與相同或者相近種類產品現有設計對比
如果一般消費者經過對涉案專利與現有設計的整體觀察可以看出,二者的差別對于產品外觀設計的整體視覺效果不具有顯著影響,則涉案專利與現有設計相比不具有明顯區別。顯著影響的判斷僅限于相同或者相近種類的產品外觀設計。
在確定涉案專利與相同或者相近種類產品現有設計相比是否具有明顯區別時,一般還應當綜合考慮如下因素:
(1)對涉案專利與現有設計進行整體觀察時,應當更關注使用時容易看到的部位,使用時容易看到部位的設計變化相對于不容易看到或者看不到部位的設計變化,通常對整體視覺效果更具有顯著影響。例如,電視機的背面和底面在使用過程中不被一般消費者關注,因而在使用過程中容易看到部位設計的變化相對于不容易看到的背面和看不到的底面設計的變化對整體視覺效果通常更具有顯著的影響。但有證據表明在不容易看到部位的特定設計對于一般消費者能夠產生引人矚目的視覺效果的除外。
(2)當產品上某些設計被證明是該類產品的慣常設計(如易拉罐產品的圓柱形狀設計)時,其余設計的變化通常對整體視覺效果更具有顯著的影響。例如,在型材的橫斷面周邊構成慣常的矩形的情況下,型材橫斷面其余部分的變化通常更具有顯著的影響。
(3)由產品的功能唯一限定的特定形狀對整體視覺效果通常不具有顯著的影響。例如,凸輪曲面形狀是由所需要的特定運動行程唯一限定的,其區別對整體視覺效果通常不具有顯著影響;汽車輪胎的圓形形狀是由功能唯一限定的,其胎面上的花紋對整體視覺效果更具有顯著影響。
(4)若區別點僅在于局部細微變化,則其對整體視覺效果不足以產生顯著影響,二者不具有明顯區別。例如,涉案專利與對比設計均為電飯煲,區別點僅在于二者控制按鈕的形狀不同,且控制按鈕在電飯煲中僅為一個局部細微的設計,在整體設計中所占比例很小,其變化不足以對整體視覺效果產生顯著影響。
(5)對于包括圖形用戶界面的產品外觀設計,如果涉案專利其余部分的設計為慣常設計,其圖形用戶界面對整體視覺效果更具有顯著的影響。
應當注意的是,外觀設計簡要說明中設計要點所指設計并不必然對外觀設計整體視覺效果具有顯著影響,不必然導致涉案專利與現有設計相比具有明顯區別。例如,對于汽車的外觀設計,簡要說明中指出其設計要點在于汽車底面,但汽車底面的設計對汽車的整體視覺效果并不具有顯著影響。
顯著影響的判斷方式參照本章第5.2節的規定。
6.2 現有設計的轉用、現有設計及其特征的組合
6.2.1 判斷方法
在判斷現有設計的轉用以及現有設計及其特征的組合時,通常可以按照以下步驟進行判斷:
(1)確定現有設計的內容,包括形狀、圖案、色彩或者其結合;
(2)將現有設計或者現有設計特征與涉案專利對應部分的設計進行對比;
(3)在現有設計或者現有設計特征與涉案專利對應部分的設計相同或者僅存在細微差別的情況下,判斷在與涉案專利相同或者相近種類產品的現有設計中是否存在具體的轉用和/或組合手法的啟示。
如果存在上述啟示,則二者不具有明顯區別。產生獨特視覺效果的除外。
6.2.2 現有設計的轉用
轉用,是指將產品的外觀設計應用于其他種類的產品。模仿自然物、自然景象以及將無產品載體的單純形狀、圖案、色彩或者其結合應用到產品的外觀設計中,也屬于轉用。
以下幾種類型的轉用屬于明顯存在轉用手法的啟示的情形,由此得到的外觀設計與現有設計相比不具有明顯區別:
(1)單純采用基本幾何形狀或者對其僅作細微變化得到的外觀設計;
(2)單純模仿自然物、自然景象的原有形態得到的外觀設計;
(3)單純模仿著名建筑物、著名作品的全部或者部分形狀、圖案、色彩得到的外觀設計;
(4)由其他種類產品的外觀設計轉用得到的玩具、裝飾品、食品類產品的外觀設計。
上述情形中產生獨特視覺效果的除外。
6.2.3 現有設計及其特征的組合
組合包括拼合和替換,是指將兩項或者兩項以上設計或者設計特征拼合成一項外觀設計,或者將一項外觀設計中的設計特征用其他設計特征替換。以一項設計或者設計特征為單元重復排列而得到的外觀設計屬于組合設計。上述組合也包括采用自然物、自然景象以及無產品載體的單純形狀、圖案、色彩或者其結合進行的拼合和替換。
以下幾種類型的組合屬于明顯存在組合手法的啟示的情形,由此得到的外觀設計屬于與現有設計或者現有設計特征的組合相比沒有明顯區別的外觀設計:
(1)將相同或者相近種類產品的多項現有設計原樣或者作細微變化后進行直接拼合得到的外觀設計。例如,將多個零部件產品的設計直接拼合為一體形成的外觀設計。
(2)將產品外觀設計的設計特征用另一項相同或者相近種類產品的設計特征原樣或者作細微變化后替換得到的外觀設計。
(3)將產品現有的形狀設計與現有的圖案、色彩或者其結合通過直接拼合得到該產品的外觀設計;或者將現有設計中的圖案、色彩或者其結合替換成其他現有設計的圖案、色彩或者其結合得到的外觀設計。
上述情形中產生獨特視覺效果的除外。
6.2.4 獨特視覺效果
獨特視覺效果,是指涉案專利相對于現有設計產生了預料不到的視覺效果。在組合后的外觀設計中,如果各項現有設計或者設計特征在視覺效果上并未產生呼應關系,而是各自獨立存在、簡單疊加,通常不會形成獨特視覺效果。
外觀設計如果具有獨特視覺效果,則與現有設計或者現有設計特征的組合相比具有明顯區別。
7. 根據專利法第二十三條第三款的審查
一項外觀設計專利權被認定與他人在申請日(有優先權的,指優先權日)之前已經取得的合法權利相沖突的,應當宣告該項外觀設計專利權無效。
他人,是指專利權人以外的民事主體,包括自然人、法人或者其他組織。
合法權利,是指依照中華人民共和國法律享有并且在涉案專利申請日仍然有效的權利或者權益。包括商標權、著作權、企業名稱權(包括商號權)、肖像權以及知名商品特有包裝或者裝潢使用權等。
在申請日以前已經取得(以下簡稱在先取得),是指在先合法權利的取得日在涉案專利申請日之前。
相沖突,是指未經權利人許可,外觀設計專利使用了在先合法權利的客體,從而導致專利權的實施將會損害在先權利人的相關合法權利或者權益。
在無效宣告程序中請求人應就其主張進行舉證,包括證明其是在先權利的權利人或者利害關系人以及在先權利有效。
7.1 商標權
在先商標權是指在涉案專利申請日之前,他人在中華人民共和國法域內依法受到保護的商標權。未經商標所有人許可,在涉案專利中使用了與在先商標相同或者相似的設計,專利的實施將會誤導相關公眾或者導致相關公眾產生混淆,損害商標所有人的相關合法權利或者權益的,應當判定涉案專利權與在先商標權相沖突。
在先商標與涉案專利中含有的相關設計的相同或者相似的認定,原則上適用商標相同、相似的判斷標準。
對于在中國境內為相關公眾廣為知曉的注冊商標,在判定權利沖突時可以適當放寬產品種類。
7.2 著作權
在先著作權,是指在涉案專利申請日之前,他人通過獨立創作完成作品或者通過繼承、轉讓等方式合法享有的著作權。其中作品是指受中華人民共和國著作權法及其實施條例保護的客體。
在接觸或者可能接觸他人享有著作權的作品的情況下,未經著作權人許可,在涉案專利中使用了與該作品相同或者實質性相似的設計,從而導致涉案專利的實施將會損害在先著作權人的相關合法權利或者權益的,應當判定涉案專利權與在先著作權相沖突。
8. 根據專利法第九條的審查
專利法第九條所述的同樣的發明創造對于外觀設計而言,是指要求保護的產品外觀設計相同或者實質相同。
涉案專利包含多項外觀設計的,應當將每項外觀設計分別與對比設計進行對比。如果涉案專利中的一項外觀設計與另一件專利中的一項外觀設計相同或者實質相同,應當認為他們是同樣的發明創造。
外觀設計相同和實質相同的判斷適用本章第5節的規定。
9. 外觀設計優先權的核實
9.1 需要核實優先權的情況
外觀設計優先權的核實包括外國優先權和本國優先權的核實。
當存在如下幾種情況之一時應當對優先權進行核實:
(1)涉案專利與對比設計相同或實質相同,或者涉案專利與對比設計或其特征的組合相比不具有明顯區別,且對比設計的公開日在涉案專利所要求的優先權日之后(含優先權日)、申請日之前。
(2)任何單位或者個人在專利局申請的外觀設計與涉案專利相同或者實質相同,且前者的申請日在后者的申請日之前(含申請日)、所要求的優先權日之后(含優先權日),而前者的授權公告日在后者的申請日之后(含申請日)。
(3)任何單位或者個人在專利局申請的外觀設計與涉案專利相同或者實質相同,且前者所要求的優先權日在后者的申請日之前(含申請日)、所要求的優先權日之后(含優先權日),而前者的授權公告日在后者的申請日之后(含申請日)。
對于第(3)種情形,應當首先核實涉案專利的優先權;當涉案專利不能享有優先權,且涉案專利的申請日在任何單位或者個人在專利局申請的外觀設計的申請日之前,還應當核實作為對比設計的外觀設計優先權。
9.2 外觀設計相同主題的認定
外觀設計相同主題的認定應當根據在后申請的外觀設計與其首次申請中表示的內容進行判斷。屬于相同主題的外觀設計應當同時滿足以下兩個條件:
(1)屬于相同產品的外觀設計;
(2)在后申請要求保護的外觀設計清楚地表示在其首次申請中。
如果在后申請要求保護的外觀設計與其首次申請中的圖片、照片或者附圖不完全一致,或者在后申請文本中有簡要說明而在先申請文本中無相關簡要說明,但根據兩者的申請文件可知,所述在后申請要求保護的外觀設計已經清楚地表示在首次申請中,則可認定在后申請要求保護的外觀設計與其首次申請的外觀設計主題相同,可以享有優先權。例如,一件首次申請包括一件產品的主視圖、后視圖、左視圖和立體圖,其在后申請提交了該件產品的主視圖、后視圖、左視圖、右視圖和俯視圖,且在簡要說明中寫明因底面不經常看到故省略仰視圖。在這種情形下,只要所述在后申請的主視圖、后視圖和左視圖與在所述首次申請中表示的相同,且其右視圖和俯視圖已清楚地表示在所述首次申請的立體圖中,則可認定兩者具有相同的主題,所述在后申請可以享有所述首次申請的優先權。
9.3 享有優先權的條件
參照本指南第二部分第三章第4.1.1節和第4.2.1節的規定。但是,在后申請之日不得遲于首次申請之日起六個月,外觀設計專利申請以發明或者實用新型專利申請作為本國優先權基礎的,其在先申請不視為撤回。
9.4 優先權的效力
參照本指南第二部分第三章第4.1.3節的規定。
9.5 多項優先權
根據專利法實施細則第三十五條第一款的規定,在一件外觀設計專利中,可以要求一項或者多項優先權;要求多項優先權的,該專利的優先權期限從最早的優先權日起計算。
對于包含有若干項具有獨立使用價值的產品的外觀設計,如果其中一項或者多項產品外觀設計與相應的一個或者多個首次申請中表示的外觀設計的主題相同,則該外觀設計專利可以享有一項或者多項優先權。
第六章 無效宣告程序中實用新型專利審查的若干規定
1. 引言
根據專利法第二條第三款和第二十二條第二款、第三款的規定制定本章。
2. 實用新型專利保護客體的審查
在無效宣告程序中,有關實用新型專利保護客體的審查適用本指南第一部分第二章第6節的規定。
3. 實用新型專利新穎性的審查
在實用新型專利新穎性的審查中,應當考慮其技術方案中的所有技術特征,包括材料特征和方法特征。
實用新型專利新穎性審查的有關內容,包括新穎性的概念、新穎性的審查原則、審查基準、優先權的審查以及不喪失新穎性的寬限期等內容適用本指南第二部分第三章的規定。
4. 實用新型專利創造性的審查
在實用新型專利創造性的審查中,應當考慮其技術方案中的所有技術特征,包括材料特征和方法特征。
實用新型專利創造性審查的有關內容,包括創造性的概念、創造性的審查原則、審查基準以及不同類型發明的創造性判斷等內容,參照本指南第二部分第四章的規定。
但是,根據專利法第二十二條第三款的規定,發明的創造性,是指與現有技術相比,該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步;實用新型的創造性,是指與現有技術相比,該實用新型具有實質性特點和進步。因此,實用新型專利創造性的標準應當低于發明專利創造性的標準。
兩者在創造性判斷標準上的不同,主要體現在現有技術中是否存在“技術啟示”。在判斷現有技術中是否存在技術啟示時,發明專利與實用新型專利存在區別,這種區別體現在下述兩個方面。
(1)現有技術的領域
對于發明專利而言,不僅要考慮該發明專利所屬的技術領域,還要考慮其相近或者相關的技術領域,以及該發明所要解決的技術問題能夠促使本領域的技術人員到其中去尋找技術手段的其他技術領域。
對于實用新型專利而言,一般著重于考慮該實用新型專利所屬的技術領域。但是現有技術中給出明確的啟示,例如現有技術中有明確的記載,促使本領域的技術人員到相近或者相關的技術領域尋找有關技術手段的,可以考慮其相近或者相關的技術領域。
(2)現有技術的數量
對于發明專利而言,可以引用一項、兩項或者多項現有技術評價其創造性。
對于實用新型專利而言,一般情況下可以引用一項或者兩項現有技術評價其創造性,對于由現有技術通過“簡單的疊加”而成的實用新型專利,可以根據情況引用多項現有技術評價其創造性。
第七章 無效宣告程序中對于同樣的發明創造的處理
1. 引言
根據專利法實施細則第六十九條的規定,被授予專利權的發明創造不符合專利法第九條的,屬于無效宣告理由。
專利法第九條所述的同樣的發明創造,對于發明和實用新型而言,是指要求保護的發明或者實用新型相同,有關判斷原則適用本指南第二部分第三章第6.1節的規定;對于外觀設計而言,是指要求保護的產品外觀設計相同或者實質相同,所述相同或者實質相同的判斷適用本部分第五章的規定。
任何單位或者個人以某項發明或者實用新型專利權與申請在先的另一項發明或者實用新型專利權構成同樣的發明創造而不符合專利法第九條的規定為由請求宣告無效的,如果申請在先的專利已構成現有技術或者屬于任何單位或者個人申請在先公開在后的專利,合議組可以依據專利法第二十二條的規定進行審查。
任何單位或者個人以某項外觀設計專利權與申請在先的另一項外觀設計專利權構成同樣的發明創造而不符合專利法第九條的規定為由請求宣告無效的,如果申請在先的專利已構成現有設計或者屬于任何單位或者個人申請在先公開在后的專利,合議組可以依據專利法第二十三條的規定進行審查。
2. 專利權人相同
2.1 授權公告日不同
任何單位或者個人認為屬于同一專利權人的具有相同申請日(有優先權的,指優先權日)的兩項專利權不符合專利法第九條第一款的規定而請求宣告其中授權在前的專利權無效的,在不存在其他無效宣告理由或者其他理由不成立的情況下,合議組應當維持該項專利權有效。
任何單位或者個人認為屬于同一專利權人的具有相同申請日(有優先權的,指優先權日)的兩項專利權不符合專利法第九條第一款的規定而請求宣告其中授權在后的專利權無效的,合議組經審查后認為構成同樣的發明創造的,應當宣告該項專利權無效。
如果上述兩項專利權為同一專利權人同日(僅指申請日)申請的一項實用新型專利權和一項發明專利權,專利權人在申請時根據專利法實施細則第四十七條第二款的規定作出過說明,且發明專利權授予時實用新型專利權尚未終止,在此情形下,專利權人可以通過放棄授權在前的實用新型專利權以保留被請求宣告無效的發明專利權。
2.2 授權公告日相同
任何單位或者個人認為屬于同一專利權人的具有相同申請日(有優先權的,指優先權日)和相同授權公告日的兩項專利權不符合專利法第九條第一款規定的,可以請求宣告其中一項專利權無效。
無效宣告請求人僅針對其中一項專利權提出無效宣告請求的,合議組經審查后認為構成同樣的發明創造的,應當宣告被請求宣告無效的專利權無效。
兩項專利權均被提出無效宣告請求的,一般應合并審理。經審查認為構成同樣的發明創造的,合議組應當告知專利權人上述兩項專利權構成同樣的發明創造,并要求其選擇僅保留其中一項專利權。專利權人選擇僅保留其中一項專利權的,在不存在其他無效宣告理由或者其他理由不成立的情況下,合議組應當維持該項專利權有效,宣告另一項專利權無效。專利權人未進行選擇的,合議組應當宣告兩項專利權無效。
3. 專利權人不同
任何單位或者個人認為屬于不同專利權人的兩項具有相同申請日(有優先權的,指優先權日)的專利權不符合專利法第九條第一款規定的,可以分別請求宣告這兩項專利權無效。
兩項專利權均被提出無效宣告請求的,一般應合并審理。經審查認為構成同樣的發明創造的,合議組應當告知兩專利權人上述兩項專利權構成同樣的發明創造,并要求其協商選擇僅保留其中一項專利權。兩專利權人經協商共同書面聲明僅保留其中一項專利權的,在不存在其他無效宣告理由或者其他理由不成立的情況下,合議組應當維持該項專利權有效,宣告另一項專利權無效。專利權人協商不成未進行選擇的,合議組應當宣告兩項專利權無效。
無效宣告請求人僅針對其中一項專利權提出無效宣告請求,合議組經審查認為構成同樣的發明創造的,應當告知雙方當事人。專利權人可以請求宣告另外一項專利權無效,并與另一專利權人協商選擇僅保留其中一項專利權。專利權人請求宣告另外一項專利權無效的,按照本節前述規定處理;專利權人未請求宣告另一項專利權無效的,合議組應當宣告被請求宣告無效的專利權無效。
第八章 無效宣告程序中有關證據問題的規定
1. 引言
根據專利法及其實施細則的有關規定,結合無效宣告案件審查實踐,制定本章。
無效宣告程序中有關證據的各種問題,適用本指南的規定,本指南沒有規定的,可參照人民法院民事訴訟中的相關規定。
2. 當事人舉證
2.1 舉證責任的分配
當事人對自己提出的無效宣告請求所依據的事實或者反駁對方無效宣告請求所依據的事實有責任提供證據加以證明。
在依據前述規定無法確定舉證責任承擔時,合議組可以根據公平原則和誠實信用原則,綜合當事人的舉證能力以及待證事實發生的蓋然性等因素確定舉證責任的承擔。
沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張的,由負有舉證責任的當事人承擔不利后果。
2.2 證據的提交
證據的提交除本章規定之外,應當符合本部分第三章第4.3節的規定。
2.2.1 外文證據的提交
當事人提交外文證據的,應當提交中文譯文,未在舉證期限內提交中文譯文的,該外文證據視為未提交。
當事人應當以書面方式提交中文譯文,未以書面方式提交中文譯文的,該中文譯文視為未提交。
當事人可以僅提交外文證據的部分中文譯文。該外文證據中沒有提交中文譯文的部分,不作為證據使用。但當事人應合議組的要求補充提交該外文證據其他部分的中文譯文的除外。
對方當事人對中文譯文內容有異議的,應當在指定的期限內對有異議的部分提交中文譯文。沒有提交中文譯文的,視為無異議。
對中文譯文出現異議時,雙方當事人就異議部分達成一致意見的,以雙方最終認可的中文譯文為準。雙方當事人未能就異議部分達成一致意見的,必要時,復審和無效審理部可以委托翻譯。雙方當事人就委托翻譯達成協議的,復審和無效審理部可以委托雙方當事人認可的翻譯單位進行全文、所使用部分或者有異議部分的翻譯。雙方當事人就委托翻譯達不成協議的,復審和無效審理部可以指定專業翻譯單位進行翻譯,所需翻譯費用由雙方當事人各承擔50%;拒絕指定或者支付翻譯費用的,視為其承認對方當事人提交的中文譯文正確。
2.2.2 域外證據及香港、澳門、臺灣地區形成的證據的證明手續
域外證據是指在中華人民共和國領域外形成的證據,該證據應當經所在國公證機關予以證明,或者履行中華人民共和國與該所在國訂立的有關條約中規定的證明手續。
當事人提供的證據是在香港、澳門、臺灣地區形成的,應當履行相關的證明手續。
但是在以下幾種情況下,對上述兩類證據,當事人可以在無效宣告程序中不辦理相關的證明手續:
(1)該證據是能夠從除香港、澳門、臺灣地區外的國內公共渠道獲得的,如從專利局獲得的國外專利文件,或者從公共圖書館獲得的國外文獻資料。
(2)對方當事人認可該證據的真實性的。
(3)該證據已為生效的人民法院裁判、行政機關決定或仲裁機構裁決所確認的。
(4)有其他證據足以證明該證據真實性的。
2.2.3 物證的提交
當事人應當在本部分第三章第4.3節規定的舉證期限內提交物證。當事人提交物證的,應當在舉證期限內提交足以反映該物證客觀情況的照片和文字說明,具體說明依據該物證所要證明的事實。
當事人確有正當理由不能在舉證期限內提交物證的,應當在舉證期限內書面請求延期提交,但仍應當在上述期限內提交足以反映該物證客觀情況的照片和文字說明,具體說明依據該物證所要證明的事實。當事人最遲在口頭審理辯論終結前提交該物證。
對于經公證機關公證封存的物證,當事人在舉證期限內可以僅提交公證文書而不提交該物證,但最遲在口頭審理辯論終結前提交該物證。
3. 對證據的調查收集
合議組一般不主動調查收集審查案件需要的證據。對當事人及其代理人確因客觀原因不能自行收集的證據,應當事人在舉證期限內提出的申請,合議組認為確有必要時,可以調查收集。
合議組可以實地調查收集有關證據,也可以委托地方知識產權管理部門或者其他有關職能部門調查收集有關證據。
應當事人的申請對證據進行調查收集的,所需費用由提出申請的當事人或者專利局承擔。合議組自行決定調查收集證據的,所需費用由專利局承擔。
4. 證據的質證和審核認定
4.1 證據的質證
證據應當由當事人質證,未經質證的證據,不能作為認定案件事實的依據。
質證時,當事人應當圍繞證據的關聯性、合法性、真實性,針對證據證明力有無以及證明力大小,進行質疑、說明和辯駁。
4.2 證據的審核
合議組對于當事人提交的證據應當逐一進行審查和對全部證據綜合進行審查。
合議組應當明確證據與案件事實之間的證明關系,排除不具有關聯性的證據。
合議組應當根據案件的具體情況,從以下方面審查證據的合法性:
(1)證據是否符合法定形式;
(2)證據的取得是否符合法律、法規的規定;
(3)是否有影響證據效力的其他違法情形。
合議組應當根據案件的具體情況,從以下方面審查證據的真實性:
(1)證據是否為原件、原物,復印件、復制品與原件、原物是否相符;
(2)提供證據的人與當事人是否有利害關系;
(3)發現證據時的客觀環境;
(4)證據形成的原因和方式;
(5)證據的內容;
(6)影響證據真實性的其他因素。
4.3 證據的認定
對于一方當事人提出的證據,另一方當事人認可或者提出的相反證據不足以反駁的,合議組可以確認其證明力。
對于一方當事人提出的證據,另一方當事人有異議并提出反駁證據,對方當事人對反駁證據認可的,可以確認反駁證據的證明力。
雙方當事人對同一事實分別舉出相反的證據,但都沒有足夠的依據否定對方證據的,合議組應當結合案件情況,判斷一方提供證據的證明力是否明顯大于另一方提供證據的證明力,并對證明力較大的證據予以確認。
因證據的證明力無法判斷導致爭議事實難以認定的,合議組應當依據舉證責任分配的規則作出判定。
4.3.1 證人證言
證人應當陳述其親歷的具體事實。證人根據其經歷所作的判斷、推測或者評論,不能作為認定案件事實的依據。
合議組認定證人證言,可以通過對證人與案件的利害關系以及證人的智力狀況、品德、知識、經驗、法律意識和專業技能等的綜合分析作出判斷。
證人應當出席口頭審理作證,接受質詢。未能出席口頭審理作證的證人所出具的書面證言不能單獨作為認定案件事實的依據,但證人確有困難不能出席口頭審理作證的除外。證人確有困難不能出席口頭審理作證的,合議組根據前款的規定對其書面證言進行認定。
4.3.2 認可和承認
在無效宣告程序中,一方當事人明確認可的另外一方當事人提交的證據,合議組應當予以確認。但其與事實明顯不符,或者有損國家利益、社會公共利益,或者當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。
在無效宣告程序中,對一方當事人陳述的案件事實,另外一方當事人明確表示承認的,合議組應當予以確認。但其與事實明顯不符,或者有損國家利益、社會公共利益,或者當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外;另一方當事人既未承認也未否認,經合議組充分說明并詢問后,其仍不明確表示肯定或者否定的,視為對該項事實的承認。
當事人委托代理人參加無效宣告程序的,代理人的承認視為當事人的承認。但是,未經特別授權的代理人對事實的承認直接導致承認對方無效宣告請求的除外;當事人在場但對其代理人的承認不作否認表示的,視為當事人的承認。
進行口頭審理的案件當事人在口頭審理辯論終結前,沒有進行口頭審理的案件當事人在無效宣告決定作出前撤回承認并經對方當事人同意,或者有充分證據證明其承認行為是在受脅迫或者重大誤解情況下作出且與事實不符的,合議組不予確認該承認的法律效力。
在無效宣告程序中,當事人為達成調解協議或者和解的目的作出妥協所涉及的對案件事實的認可,不得在其后的無效宣告程序中作為對其不利的證據。
4.3.3 公知常識
主張某技術手段是本領域公知常識的當事人,對其主張承擔舉證責任。該當事人未能舉證證明或者未能充分說明該技術手段是本領域公知常識,并且對方當事人不予認可的,合議組對該技術手段是本領域公知常識的主張不予支持。
當事人可以通過教科書或者技術詞典、技術手冊等工具書記載的技術內容來證明某項技術手段是本領域的公知常識。
4.3.4 公證文書
一方當事人將公證文書作為證據提交時,有效公證文書所證明的事實,應當作為認定事實的依據,但有相反證據足以推翻公證證明的除外。
如果公證文書在形式上存在嚴重缺陷,例如缺少公證人員簽章,則該公證文書不能作為認定案件事實的依據。
如果公證文書的結論明顯缺乏依據或者公證文書的內容存在自相矛盾之處,則相應部分的內容不能作為認定案件事實的依據。例如,公證文書僅根據證人的陳述而得出證人陳述內容具有真實性的結論,則該公證文書的結論不能作為認定案件事實的依據。
5. 其他
5.1 互聯網證據的公開時間
公眾能夠瀏覽互聯網信息的最早時間為該互聯網信息的公開時間,一般以互聯網信息的發布時間為準。
5.2 申請日后記載的使用公開或者口頭公開
申請日后(含申請日)形成的記載有使用公開或者口頭公開內容的書證,或者其他形式的證據可以用來證明專利在申請日前使用公開或者口頭公開。
在判斷上述證據的證明力時,形成于專利公開前(含公開日)的證據的證明力一般大于形成于專利公開后的證據的證明力。
5.3 技術內容和問題的咨詢、鑒定
合議組可以根據需要邀請有關單位或者專家對案件中涉及的技術內容和問題提供咨詢性意見,必要時可以委托有關單位進行鑒定,所需的費用根據案件的具體情況由專利局或者當事人承擔。
5.4 當事人提交的樣品等不作為證據的物品的處理
在無效宣告程序中,當事人在提交樣品等不作為證據的物品時,有權以書面方式請求在其案件審結后取走該物品。
對于當事人提出的取走物品的請求,合議組應當根據案件審查以及后續程序的需要決定何時允許取走。允許當事人取走物品時,合議組應當通知提交該物品的當事人,當事人應當在收到該通知之日起三個月內取走該物品。期滿未取走的,或者在提交物品時未提出取走請求的,復審和無效審理部有權處置該物品。