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在美國商標(biāo)申請前,為了評估申請結(jié)果和規(guī)避風(fēng)險,申請人一般會進(jìn)行商標(biāo)檢索。由于美國商標(biāo)近似判斷標(biāo)準(zhǔn)與中國有所不同,如何判斷檢索中發(fā)現(xiàn)的近似商標(biāo),至關(guān)重要。
根據(jù)美國商標(biāo)法,申請商標(biāo)與在先注冊或在先使用的商標(biāo)或商號近似,使用的商品相同或相關(guān)聯(lián),可能造成混淆、誤認(rèn)或欺騙,即被視為是近似商標(biāo),將被拒絕注冊。其中混淆可能性(likelihood of confusion)是實踐中最主要的近似理由。
在判定是否存在混淆可能性時,考慮的因素一般有十三條,這就是著名的杜邦因素[1](DuPont Factors),包括:商標(biāo)的相似性、所涉商品和服務(wù)的相似性和性質(zhì)、已建立的貿(mào)易渠道的相似性、銷售條件和消費者、在先商標(biāo)的知名度、在類似商品/服務(wù)上使用的類似商標(biāo)的數(shù)量和性質(zhì)等。
混淆可能性的判斷原則要求,混淆的可能性取決于個案的具體情況,可能不會在每個案件中考慮所有的杜邦因素,各個因素在不同案件中也可能有不同的權(quán)重,但通常有兩個關(guān)鍵的考慮因素:①被比較的商標(biāo)之間的相似性和②被比較的商品和/或服務(wù)的關(guān)聯(lián)性[2]。
下面通過一個案例具體說明美國商標(biāo)的近似判斷。申請商標(biāo)SW2被美國審查員判定為與三件在先商標(biāo)構(gòu)成近似商標(biāo),申請人未答復(fù)審查員的審查意見,商標(biāo)申請被駁回[3]。
1、被比較的商標(biāo)之間的相似性
美國審查員對商標(biāo)標(biāo)識進(jìn)行了整體比較,以確定在外觀、發(fā)音、含義和商業(yè)印象(commercial impression)方面的相似性,其中任何一個方面的相似都可能足以認(rèn)定商標(biāo)的混淆性近似。在本案中,申請商標(biāo)完整包含引證商標(biāo)中的“SW”,雖然申請商標(biāo)還包括其他要素,但這不能消除被比較商標(biāo)之間的相似性,也不能克服混淆的可能性[4]。
盡管引證商標(biāo)一給人的第一印象可能更像是圖形,但其在美國專利商標(biāo)局登記的形式是帶有設(shè)計的文字,而文字部分正是“SW”。所以在近似判斷中,美國專利商標(biāo)局認(rèn)定其文字部分“SW”被完整包含在申請商標(biāo)中。
根據(jù)判例,在判斷由文字和圖案組成的組合商標(biāo)時,由于文字部分會給消費者留下更深刻的印象,消費者往往記憶文字部分,用文字部分來指代商品和服務(wù),所以文字部分通常被賦予更大的權(quán)重[5]。審查員認(rèn)為,即使在申請商標(biāo)與引證商標(biāo)一和引證商標(biāo)二中,除文字外還包含設(shè)計部分,但這不能掩蓋商標(biāo)文字部分的相似性。因此,申請人的商標(biāo)和引證商標(biāo)有著相同的商業(yè)印象,構(gòu)成混淆性近似。
2、被比較的商品和/或服務(wù)的關(guān)聯(lián)性
根據(jù)混淆可能性判斷原則,被比較的商品和服務(wù)不需要完全相同,甚至不需要具有競爭性,只需要“以某種方式相關(guān)”,和/或滿足“與其銷售緊密相連的環(huán)境和條件會讓人誤以為商品(服務(wù))自同一來源[6]”,就能夠被認(rèn)定為具有混淆可能性。
本案審查員提供證據(jù)證明了市場上存在同一主體同時生產(chǎn)威士忌和提供餐廳、酒吧和雞尾酒會服務(wù),也存在同一主體同時生產(chǎn)威士忌和啤酒,并且這些主體使用相同的商標(biāo)銷售這些商品和服務(wù)。由此,審查員認(rèn)定就混淆的可能性而言,申請商標(biāo)和引證商標(biāo)指定的商品和服務(wù)是相關(guān)的。
綜上,由于商標(biāo)標(biāo)識混淆性相似,而且商品和服務(wù)相關(guān)聯(lián),美國審查員認(rèn)定申請商標(biāo)與引證商標(biāo)之間存在混淆的可能性,拒絕其注冊申請。
值得注意的是,美國沒有中國商標(biāo)分類中的“小類”,商品/服務(wù)的近似判斷主要考慮商品和/或服務(wù)在市場場景中的關(guān)聯(lián)度,判斷方式更加靈活且突破尼斯分類限制的情形更多。根據(jù)美國專利商標(biāo)局給出的官方指引,判斷近似的關(guān)鍵不在于消費者是否會混淆實際的商品和/或服務(wù),而在于是否存在混淆商品和/或服務(wù)來源的可能性。相同的交易渠道、相同的消費群體、商品/服務(wù)之間具有天然互補(bǔ)性(汽車和其零部件),均是判斷商品/服務(wù)是否類似的重要考慮因素。
在美國官方給出的類似商品/服務(wù)示例中,T恤衫、褲子(中國小類2501)和帽子(中國小類2508)可被認(rèn)定為類似,T恤衫、褲子(尼斯分類25類)和線上服裝零售店鋪服務(wù)(尼斯分類35類)可被認(rèn)定為類似。
光華所建議:
美國商標(biāo)申請人在申請前進(jìn)行商標(biāo)檢索,以規(guī)避后續(xù)風(fēng)險。在判斷美國商標(biāo)近似度時,應(yīng)注意美國判斷標(biāo)準(zhǔn)與中國判斷標(biāo)準(zhǔn)的差異,綜合考慮商標(biāo)、商品、銷售渠道和對象等多方面因素。
注釋:
[1]參見:In re E. I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 1361, 177 USPQ 563, 567 (C.C.P.A. 1973)
[2]參見:e In re i.am.symbolic, llc, 866 F.3d at 1322, 123 USPQ2d at 1747
[3]https://tsdr.uspto.gov/documentviewer?caseId=sn97166430&docId=NFIN20220929101003#docIndex=2&page=1
[4]參見:Wella Corp. v. Cal. Concept Corp., 558 F.2d 1019, 1022, 194 USPQ 419, 422 (C.C.P.A. 1977)
[5]參見:In re Aquitaine Wine USA, LLC, 126 USPQ2d 1181, 1184 (TTAB 2018)
[6]參見:Coach Servs., Inc. v. Triumph Learning LLC, 668 F.3d 1356, 1369, 101 USPQ2d 1713, 1722 (Fed. Cir. 2012)